Marchio di fatto? Scopri che cos’è

Che cos'è il marchio di fatto e come viene tutelato chi non ha un marchio registrato

28 Febbraio 2022

Il Marchio di fatto è quel marchio che hai utilizzato o stai utilizzando senza averlo mai registrato. Anche se non hai mai registrato il tuo marchio, sei riconosciuto dai tuoi clienti per il nome che ti contraddistingue e che rende unici i tuoi prodotti e servizi.

Il nome che utilizzi, se originale, è già marchio. Il nome del tuo sito web o dei tuoi prodotti o servizi ti distingue dagli altri e consente ai tuoi clienti di sceglierti al posto dei tuoi competitors.

La registrazione del marchio è il primo e fondamentale passo da compiere per tutelarti. Una volta registrato, infatti, potrai essere certo di avere il diritto di essere l’unico a poter usare quel nome per identificare i tuoi prodotti e i tuoi servizi. 

Tuttavia, visto che la registrazione del marchio non è obbligatoria capita che qualche azienda utilizzi un marchio senza averlo mai registrato. 

E’ esattamente in questi casi che la legge italiana prevede il cd. “Marchio di fatto”.

Il marchio di fatto è il nome o il segno distintivo usato per contraddistinguere i propri prodotti o servizi, che compare nella pubblicità dell’azienda, sui siti internet e che, pur non essendo registrato, costituisce “di fatto” un marchio.

In Italia, la legge potrebbe riconoscere una tutela al marchio di fatto ma non è affatto una tutela semplice o  automatica.

Esistono  quindi controindicazioni alla mancata registrazione del proprio marchio.

Se non sei ancora proprietario della registrazione del tuo marchio è bene che tu conosca i rischi a cui vai incontro.

I rischi e gli svantaggi del marchio di fatto 

Ti starai chiedendo: “Se il marchio è tutelato anche se non lo registro, perché dovrei registrarlo?

La prima risposta è semplice: per ottenere gli stessi diritti del marchio registrato devi avere in mano tutte le prove documentali per vincere una lunga e costosa causa in Tribunale. Potresti quindi trovarti a spendere molti soldi per farti riconoscere i tuoi diritti vincendo la causa. Tuttavia, potresti anche perdere la causa per il riconoscimento del marchio di fatto. 

La legge italiana, infatti, riconosce al marchio di fatto una tutela molto più difficile rispetto a quella garantita per i marchi validamente registrati.

Se hai registrato il tuo marchio potrai semplicemente far valere la tua registrazione ed impedire ad altri di utilizzare un marchio uguale o confondibile con il tuo, in modo rapido ed efficace.

Se, invece, la scelta è stata quella di non registrare il marchio, la situazione è molto più complessa. Abbiamo infatti visto che dev’esserci un Giudice specializzato per riconoscere i tuoi diritti, in assenza del certificato di registrazione, e la strada è in salita, oltre che molto costosa.

Ma c’è anche un altro aspetto fondamentale da considerare: se non registri il tuo marchio, qualcun altro potrebbe farlo al posto tuo!

Potresti infatti avere fortuna e utilizzare il marchio per decenni senza che succeda nulla. Ma sarebbe un puro caso, non una scelta consapevole.

Può infatti capitare, per coincidenza, che qualcun altro registri prima di te quel marchio (o uno molto simile al tuo). A questo punto ti potresti trovare a dover cambiare il nome della tua attività, dei tuoi prodotti e servizi e ricominciare da capo a farti conoscere sul mercato con il nuovo nome. Questo vorrebbe dire buttare in parte al vento anni di lavoro ed investimenti e rinunciare al valore, anche economico, del marchio che stavi usando e che i tuoi clienti riconoscevano come tuo.

Potresti anche avere l’alternativa di tentare di ostacolare chi ha depositato il marchio prima di te: questa strada, che potrebbe portarti a tenere il tuo nome sul mercato, è però molto incerta e, come abbiamo detto prima, è sicuramente dispendiosa in termini economici e di tempo che dovrai investire per recuperare tutte le prove che ti saranno utili nella procedura davanti al Tribunale.

Secondo la legge italiana chi ha utilizzato per primo un marchio, anche senza registrarlo, può continuare ad utilizzarlo (sempre che sia in grado di dimostrare, con prove evidenti, tale uso) ma solo nei limiti entro i quali tale marchio è stato già utilizzato: questo significa che il tuo marchio non registrato non potrà svilupparsi e dovrà invece limitarsi ad essere come è sempre stato. 

Per farti un esempio, se avevi un ristorante nella città di Torino e utilizzavi per il locale un marchio senza averlo registrato, se qualcuno registra all’Ufficio marchi lo stesso nome (o similare) con ogni probabilità non potrai impedirgli di ottenere questa registrazione valida su tutto il territorio nazionale e sarai costretto a limitare la tua attività, che non potrà espandersi in altre città, oltre Torino. Se non avevi alcun sito web attivo, non potrai attivarlo, dopo il deposito di questo marchio.

E’ infatti molto difficile riuscire a dimostrare che il tuo marchio non registrato è stato utilizzato e diffuso su tutto il territorio da una data precedente rispetto al deposito da parte di un’altra azienda. Magari, infatti, lo hai utilizzato ma non hai mai indicato nelle fatture il nome del marchio, quindi non hai alcuna prova dell’uso da far valere in un Tribunale.

Se, invece, hai tutte le prove da fornire per dimostrare che hai utilizzato il tuo marchio in maniera generalizzata, effettiva e con ampia diffusione sul territorio allora potresti, con grandi spese e dispendio di energie, riuscire anche a “bloccare” chi ha provveduto al deposito del marchio battendoti sui tempi.   Leggendo queste prime informazioni avrai capito che la strada della registrazione del marchio è sicuramente:  

  1. Molto più semplice
  2. Molto più sicura
  3. Molto più economica

Rispetto al mancato deposito del marchio.   Quanto è più facile far valere un attestato di registrazione piuttosto che imbarcarsi in una ricerca di prove (che potrebbero non esserci) da far valere, con grossi costi, in un giudizio?   Anche dal punto di vista meramente economico il paragone non esiste: depositare un marchio costa davvero molto poco, soprattutto se paragonato ai costi della giustizia e a quelli dovuti alle grandi incertezze legate ad una causa ed alle sue conseguenze, quali ad esempio la necessità di dover rietichettare tutto e perdere le quote di mercato guadagnate con un determinato marchio.   Devi poi considerare che ci sono moltissimi Stati in cui il marchio non registrato non ha alcuna forma di tutela. Ad esempio, in Cina, ma anche in Francia, se non hai una registrazione non hai proprio alcun diritto da far valere. L’unica strada è, pertanto, quella di registrare per primo il marchio.

Se registri non rischi!

Leggendo questo articolo, avrai quindi capito l’importanza di registrare il tuo marchio: con la registrazione potrai essere l’unico soggetto legittimato ad usare quel nome per quei prodotti e servizi ed impedire ad altri il suo utilizzo senza il tuo consenso. Potrai far crescere la tua attività e contraddistinguerla con il marchio che hai scelto. 

Solo chi ha un marchio registrato può dirsi proprietario dello stesso. Chi non lo ha registrato, infatti, non è proprietario finché un Giudice non lo riconosce come tale. E c’è una bella differenza!

Senza considerare che, se registri il tuo marchio, potrai anche “monetizzarlo” e renderlo una fonte di guadagno per la tua attività imprenditoriale, sia mettendolo a budget quale bene aziendale sia dandolo in licenza a terzi, dietro pagamento di royalties.

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