Classe merceologica: si può aggiungere dopo la registrazione?

Enrico La Malfa
aggiunta di classe merceologica

Una caratteristica fondamentale di un marchio è la classe merceologica nella quale risulta registrato. Il marchio, infatti, vale solo per le classi di prodotti o servizi che indichiamo nella domanda di registrazione. Esistono, infatti, 45 classi merceologiche, definite nella Classificazione di Nizza, che descrivono le categorie cui possiamo fare riferimento quando decidiamo di tutelare il nostro marchio.

Vediamo, dunque, quali sono queste classi merceologiche, come funzionano e rispondiamo ad una domanda che, negli anni, viene puntualmente posta: è possibile aggiungere una classe merceologica dopo aver registrato un marchio?

 

Classe merceologica: che cos’è e a cosa serve?

Come abbiamo anticipato, le classi merceologiche sono le categorie nelle quali posso registrare il mio marchio: di fatto, tutto ciò che è vendibile in termini di prodotti oppure di servizi trova una corrispondenza in questo elenco. 

Le classi merceologiche sono le categorie nelle quali è possibile registrare un marchio

La lista completa conta 45 classi e viene definita Classificazione di Nizza. Le classi che vanno dalla numero 1 alla numero 34 categorizzano i prodotti mentre quelle che vanno dalla n. 35 alla n. 45 si occupano dei servizi. Nonostante siano classificati circa 10 mila prodotti/servizi non si tratta di un elenco necessariamente esaustivo e fisso, tant’è che ciclicamente gli stati parte che hanno dato vita a questa convenzione si ritrovano per aggiornarla, rispondendo a quelle che sono le esigenze del mercato e della tecnologia. Attualmente la versione utilizzata è l’undicesima e vi aderiscono quasi tutti gli stati del mondo dove è possibile registrare un marchio. In alcuni casi, come l’intera Unione Europea, vi è una possibilità in più: infatti, quando presentiamo domanda di registrazione di un marchio possiamo chiedere che la tutela venga estesa a più classi, aggiungendo una sovrattassa per ciascuna classe merceologica che viene aggiunta.

La Classificazione di Nizza viene aggiornata a seconda delle esigenze di mercato

Per fare un esempio, se vogliamo produrre e vendere sia vestiti che occhiali da sole, un tipo di attività piuttosto comune, possiamo registrare il nostro marchio sia nella categoria 25, “Articoli di abbigliamento” che nella categoria 9 “Apparecchi e strumenti ottici; occhiali; montature per occhiali (...)”. Solo in questo modo, infatti, ci assicuriamo l’uso esclusivo del marchio e la possibilità di vietare ad altri di impiegare lo stesso segno, parola o suono per vendere giacche, scarpe o occhiali.


Perché è stato creato un sistema di classificazione comune?

Il meccanismo che si è andato a creare con la Classificazione di Nizza aveva l’obiettivo di uniformare le categorie, creando una concordanza e un’armonia che ci consente di scoprire più agevolmente se il marchio che vogliamo registrare esiste già oppure no e se sì in che ambito.

In fase di controllo e analisi, prima della registrazione vera e propria, il consulente potrà cercare se esistono marchi identici o simili (facendo quella che si definisce "ricerca di anteriorità"). Certamente non si tratta di un’operazione semplice o automatica, talvolta è molto complesso o costoso consultare in tempi rapidi un elenco esaustivo di tutte le registrazioni. Tuttavia, sapere che esiste un quadro comune con classi merceologiche cui è associato un numero agevola l’indagine.


Cosa succede se il mio prodotto o servizio non è nella lista?

È difficile, naturalmente, che un sistema di classificazione come quello delle classi merceologiche possa rispondere sempre a qualsiasi esigenza. Continuamente, infatti, vengono inventati nuovi prodotti o servizi che potrebbero non trovare una vera e propria descrizione perfettamente calzante. Cosa fare allora? Il consiglio è quello di riflettere attentamente sulle caratteristiche di ciò per cui vogliamo registrare il marchio e di andare a ricercare tra le classi merceologiche quelle che meglio lo descrivono.

Se un prodotto non è presente nella lista, si dovranno scegliere più classi

Basti pensare al fit-bit, l’orologio-contapassi che oggi è molto diffuso e fino a pochi anni fa non esisteva. Chi vuole registrare un marchio perché produce questo tipo di strumenti dovrà, per esempio, scegliere sia la classe degli orologi che quella degli strumenti elettronici e tecnologici. Normalmente non c’è vicinanza tra questi due mondi, ma l’innovazione può stimolare anche associazioni inedite che verranno, molto probabilmente, considerate assolutamente valide purché fondate sulle caratteristiche dell’oggetto o del servizio da registrare.

A tal proposito assume cruciale importanza la capacità di descrivere il prodotto o servizio per cui sto registrando il marchio: sia perché la domanda non può essere modificata, sia perché è proprio lì che si pongono le basi della tutela di quanto registro.

Non dobbiamo quindi preoccuparci se non troviamo la parola giusta nella Classificazione di Nizza, siamo liberi di esplicitare le caratteristiche del prodotto o servizio da registrare, ma lo devo fare con grande attenzione, immaginando, tra l’altro, anche le scelte future e le possibili evoluzioni di quanto sto depositando oggi.

 

Perché mi serve definire la classe merceologica per registrare un marchio?

La classe serve ad identificare l’area merceologica, compresi anche i servizi, dove io ho chiesto di essere titolare di un diritto. Di fatto, delimita l’ambito di tutela del mio marchio. Se ho registrato un certo nome per le camicie, che rientrano sempre nella classe 25 dedicata all’abbigliamento, non posso pretendere, dal punto di vista legale, che nessuno usi lo stesso nome per commercializzare bevande gassate. 

Definire la classe merceologica significa tutelare maggiormente il proprio marchio

Esistono dei casi in cui la tutela si estende in maniera automatica da quello che ho richiesto a ciò che è affine, soddisfa gli stessi bisogni ed è venduto in maniera similare. È il caso degli spazzolini da denti che vengono agilmente associati, per esempio, al filo interdentale oppure ai dentifrici perché è evidente che c’è della vicinanza concettuale e pratica tra i vari oggetti. Tuttavia, in generale, è molto più saggio ragionare da subito in maniera estensiva, compiendo uno sforzo di immaginazione e riflessione su quanto sto facendo e che tipo di ambiti potrei andare ad includere in futuro. Questo è cruciale anche perché non è possibile aggiungere una classe ad un marchio registrato dopo aver depositato la domanda.

 

Posso aggiungere una classe merceologica dopo aver registrato il mio marchio?

E’ bene fare chiarezza a proposito di questo punto: non è possibile aggiungere una classe merceologica dopo aver registrato un marchio. Se è vero, infatti, che quando presento la domanda di registrazione posso includere il numero di classi che ritengo più opportuno, è altrettanto vero che già dal giorno dopo il deposito della domanda non la posso modificare e non posso aggiungere nulla. 

Dopo la registrazione non è più possibile aggiungere classi merceologiche

Chi vuole, dopo un giorno così come dopo anni, integrare il suo marchio andando ad aggiungere una classe merceologica può fare una sola cosa: presentare una nuova domanda di registrazione di un marchio indicando la nuova classe. Ciò comporta un considerevole aumento dei costi, poiché, come viene spiegato nel dettaglio all'interno nel nostro articolo che spiega quanto costa registrare un marchio, è necessario pagare nuovamente le intere tasse richieste per la registrazione di un marchio che ammontano a, minimo, 177€ solo per l’Italia e 850€ per l’Unione Europea.

Al contrario, aggiungere una classe merceologica nel momento stesso in cui viene presentata la domanda la prima volta costa, sempre in termini di tasse, 34€ per ogni classe aggiuntiva in Italia, 50€ per la seconda e 150€ dalla terza in poi per la registrazione estesa in tutti i paesi membri dell’UE.

In conclusione, vista l’importanza della classe merceologica per garantirci una tutela effettiva del marchio che andiamo a registrare e il fatto che, una volta presentata la domanda, non si può integrare la lista delle classi, il consiglio è quello di riflettere in maniera approfondita sul tipo di prodotto o servizio che offriamo, su che tipo di sviluppo immaginiamo per il nostro marchio e sulle caratteristiche specifiche di quanto facciamo. Individuare la classe o le classi merceologiche utili e spendere del tempo nella descrizione di quanto vogliamo tutelare sono passaggi fondamentali per far sì che, una volta titolari del marchio, abbiamo il diritto di farne uso esclusivo nel nostro ambito e di vietarne l’utilizzo a terzi, se proprio la somiglianza può creare della confusione.


classi merceologiche - consulenza legale




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