Come si registra il marchio in Cina

Per registrare il marchio in Cina si possono seguire due strade. Vediamo quali sono e quali sono i passaggi della procedura di registrazione

18 dicembre 2019

registrare marchio in Cina

Stai pensando di commercializzare i tuoi prodotti o servizi fuori dall’Unione Europea? Registrare il marchio anche in Cina è sicuramente un’ottima scelta per chi vuole uscire dai confini nazionali ed europei – è un territorio ampio e interessante per molti settori dell’industria italiana, come componentistica, auto, vino, calzature e abbigliamento - ma lo è anche per chi, ad oggi, non è sicuro di voler investire nella Repubblica Popolare Cinese.
Infatti, anche se al momento non hai intenzione di estendere il tuo business in Oriente, un domani potresti scoprire che il tuo marchio – regolarmente registrato in Italia e in Europa – è già stato depositato in territorio cinese da chi, semplicemente partecipando alle fiere di settore, ha visto il tuo marchio e lo ha registrato - identico nel nome e nella grafica - ma a nome suo!

È per questo motivo che normalmente consigliamo a chi lavora con l’estero di depositare il marchio in Cina il prima possibile e tutelarsi da comportamenti spesso scorretti e fraudolenti.
Esistono due strade per registrare il marchio in Cina. Puoi scegliere la registrazione del marchio internazionale, visto che la Cina ha aderito agli Accordi di Madrid, oppure puoi optare per la registrazione del marchio nazionale cinese

 

Registrare il marchio internazionale: conviene nella maggior parte dei casi

La registrazione internazionale è la scelta più conveniente se vuoi registrare il marchio non solo in Cina ma anche in altri Stati. Inoltre, di solito, le aziende che scelgono questa strada inseriscono sempre la Cina nella loro domanda di deposito sia per una maggior tutela in caso di contraffazione -  in Cina molto frequente - sia per motivi economici: scegliendo il pacchetto del marchio internazionale, infatti, la registrazione in Cina costa solo 100 franchi svizzeri in più, quindi circa € 90, una volta avviata la procedura di registrazione internazionale e pagata la tassa di base.

Con questa via potrai beneficiare di una procedura semplificata - un unico sistema di deposito, unico per tutti i Paesi che aderiscono al marchio internazionale - e proteggere il tuo marchio contemporaneamente in più territori, scegliendo fra gli oltre 100 Paesi che hanno aderito agli Accordi di Madrid.

In questo modo:

  • Hai solo una sola domanda di registrazione o rinnovo da depositare per tutti gli Stati in cui vuoi fare business
  • Hai un unico ufficio cui rivolgerti e paghi le tasse una sola volta in una sola valuta
  • Comunichi in una sola lingua e, in fase di deposito, non devi rivolgerti ad un corrispondente locale in ogni Stato
  • Hai meno spese perché è più economico registrare il marchio internazionale che registrarlo in ogni singolo Stato
  • Puoi registrare il tuo marchio in più classi in alcuni territori e in una sola classe in altri

Il marchio internazionale dura 10 anni ed è rinnovabile ogni 10 anni. C’è però un vincolo: possono optare per questa via solo ed esclusivamente coloro hanno già depositato una domanda di marchio di base, in Italia o quale marchio europeo. Tale marchio, inoltre, può essere di titolarità solo di un soggetto legato ad uno degli Stati membri del Sistema di Madrid.

Inoltre, per chi è nostro cliente e vuole sfruttare i benefici del marchio internazionale, è necessario avere la nazionalità o una sede effettiva in Italia o nell’Unione europea.
Una volta presentata la domanda, si ha la certezza che il marchio verrà registrato in ogni singolo Stato? No, perché i singoli Paesi possono rifiutare la registrazione per la loro porzione di territorio. Pertanto, otterrai la tutela solo dagli Stati che avranno approvato la tua domanda.

Il marchio internazionale, quindi, è un’ottima soluzione per chi vuole tutelarsi in più territori spendendo meno, ma non è necessariamente la via più rapida. Se hai fretta e ti interessa solo il mercato cinese, la scelta migliore per te – anche economicamente se ti interessa solo la Cina - è registrare il tuo marchio come marchio nazionale cinese.


Come funziona la registrazione del marchio in Cina    

Lingua diversa, cultura diversa, scrittura diversa. La Cina è davvero un altro mondo e questa differenza ha delle conseguenze importanti sulla registrazione del marchio.
Prima di tutto devi decidere se depositare il marchio così com'è oppure traslitterato, e non si tratta di un dettaglio trascurabile: i cinesi non leggono i nostri caratteri e pronunciano le parole in modo diverso.  
Quindi normalmente consigliamo ai nostri clienti di depositare anche una traslitterazione, che può essere di tre tipi:

  1. Traslitterazione fonetica: è la trasposizione in caratteri cinesi del suono del marchio, consigliata di solito per i marchi molto noti. Per esempio, il marchio Armani in Cina è registrato come A Ma Ni, il marchio Ferrari come Fa La Li.
  2. Traslitterazione del significato: si deposita il significato del marchio; spesso, infatti, un marchio occidentale, per la cultura cinese, non significa nulla. Invece, scegliendo questo tipo di traslitterazione, si può dare al marchio un significato che i cinesi possono capire. Il nostro consiglio è quello di trovare una traslitterazione che abbia un bel significato e che comunque ricordi il marchio di origine. Per esempio, il marchio Bulgari in Cina è registrato come Bao-jiā-lì, che significa prezioso-apprezzare-bello.
  3. Traslitterazione concettuale: è la situazione in cui il marchio traslitterato non ha nulla a che vedere con il marchio di origine. Per esempio, la Apple in Cina ha registrato il suo marchio come Ping Guo, perché la parola Ping Guo in cinese significa mela, quindi foneticamente non c'entra nulla con Apple, ma traspone il concetto di mela.

 

Qual è la procedura per la registrazione? 

Prima di tutto va depositata la domanda di registrazione presso l’ufficio marchi cinese, che compie anche una ricerca di anteriorità e in moltissimi casi pone degli ostacoli che noi occidentali troviamo spesso difficili da capire. Per esempio, può succedere che la domanda venga bloccata per un problema di traslitterazione: il marchio che si vuole registrare, se pronunciato, per l’esaminatore cinese ha un suono simile ad uno già registrato in Cina, anche se ad un orecchio occidentale potrebbe non sembrare così. In altri casi, l’ufficio blocca la registrazione perché il marchio contiene parole che, in Italia e in Europa, per esempio, non possono essere registrate perché descrittive ma in Cina, dove non significano nulla, hanno ottenuto la tutela.   


Facciamo un esempio 

 

L’azienda AlfaOmega, che opera nella lavorazione della pelle vuole depositare in Cina il marchio Conceria AlfaOmega. Il marchio registrato in Italia e in Europa è AlfaOmega, mentre la parola “conceria” è solo la parte descrittiva del marchio e non può essere registrata da nessuno, perché descrive il tipo di attività (la parola può dunque essere utilizzata da chiunque lavori in quel settore). Quando la domanda di registrazione arriva all’ufficio cinese viene respinta. Dalla ricerca di anteriorità l’esaminatore rileva che è già presente un marchio registrato simile, il marchio Conceria, che ha già ottenuto la tutela in Cina. Infatti, per i cinesi “conceria” è una parola priva di significato ed è quindi stata ritenuta al tempo originale e registrabile. 

Quando l'ufficio cinese rifiuta la domanda di registrazione accorda solo 15 giorni di tempo per replicare e fare appello al TRAB (Trademark Review and Adjudication Board). Una volta superato l’appello il marchio viene pubblicato in Gazzetta per la sua concessione.
Se non trova alcun ostacolo alla registrazione, invece, il marchio deve superare un esame formale e sostanziale, cui segue la pubblicazione in Gazzetta e relativa registrazione.

Le classi merceologiche in Cina

La Cina ha aderito alla classificazione di Nizza, ma quando si deposita il marchio, oltre alla classe merceologica, vanno indicate anche le sottoclassi. Per esempio, se hai un’azienda di abbigliamento che realizza maglie e scarpe dovrai depositare il marchio nella classe 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria) e depositare anche i singoli prodotti che rientrano nella classe 25, quindi maglie e scarpe. Le tasse di base includono fino a 10 prodotti, cioè 10 sottoclassi all'interno della classe principale; hai la possibilità di inserirne altre in aggiunta alle 10 previste ma devi pagare delle tasse aggiuntive.

Esiste anche il deposito multiclasse ma non è molto flessibile, quindi, se devi registrare in più di una classe in genere ti conviene fare depositi separati. Infatti, se opti per il deposito multiclasse e ricevi una contestazione per una delle classi che hai scelto non hai la possibilità di dividere i depositi e rischi quindi di pregiudicare la registrazione anche per le altre classi. Invece, se i depositi sono separati e una classe viene bloccata, le altre possono procedere senza ostacoli. Inoltre, anche dal punto di vista economico, il deposito multiclasse non è poi molto vantaggioso.  

Il nostro consiglio
Spesso consigliamo ai nostri clienti di depositare il marchio anche nella classe 35 (servizi di vendita), in via prudenziale. Vale soprattutto per chi ha un reale interesse a commercializzare i propri prodotti in Cina e vuole evitare che negozi locali o e-commerce cinesi distribuiscano i suoi prodotti senza aver siglato un accordo preventivo.




Quali sono i tempi richiesti dalla procedura di registrazione e quanto dura il marchio in Cina?

Dalla domanda passano circa 2 mesi per ottenere il verbale di deposito e circa 12 mesi per ottenere il certificato di registrazione, sempre che in marchio non venga contestato, altrimenti i tempi si allungano.
Il marchio dura 10 anni dalla data di registrazione ed il titolare del marchio ha un onere di utilizzo entro 3 anni dalla registrazione. A differenza della registrazione del marchio negli Stati Uniti, in Cina – così come in altri Paesi, Italia inclusa - l’onere di provare l’uso del marchio scatta nel momento in cui un terzo ne chiede la cancellazione contestando il mancato uso.


È riconosciuto il diritto di priorità?

Sì, la Cina ha aderito alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e quindi riconosce il diritto di priorità. Secondo questo accordo, se depositi il tuo marchio in uno Stato che aderisce alla convenzione, hai 6 mesi di tempo per registrare lo stesso marchio in qualsiasi altro Paese aderente, facendo valere come data di deposito quella precedente (fino a 6 mesi) del primo Stato.


Bisogna rivolgersi ad un mandatario locale? 

Sì, è obbligatorio nominare un corrispondente in loco che deve essere un corrispondente di fiducia. Spesso, purtroppo, ci si imbatte in aziende o privati che si propongono di registrare il marchio a pochi dollari ma nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti che non danno alcuna affidabilità, se non di casi di truffe vere e proprie. Il nostro Studio si avvale solo di corrispondenti locali con cui lavora da anni, selezionati sulla base dell’effettiva affidabilità e professionalità, conosciuti personalmente dai professionisti dello Studio.

In Cina vale il principio first come, first served

In Cina chi registra per primo si prende tutti i diritti sul marchio (è il principio del first come, first served o first to file). Capita quindi che aziende italiane, che hanno registrato il marchio italiano ed europeo da anni, si ritrovino all’improvviso nell’impossibilità di registrare il marchio in Cina perché esiste già un marchio anteriore identico al loro, depositato da privati con cui non avevano alcun legame commerciale: difficile pertanto dimostrare davanti all’ufficio cinese le proprie ragioni in merito alla titolarità del marchio. 


Facciamo un esempio 

 

Mario Imperato produce ricambi per auto. Nel 2005 deposita il marchio Imperato in Italia e a seguire in Europa. Ottenuto il via libera per la registrazione del marchio italiano e per il marchio Europeo, il Sig. Imperato esporta i suoi prodotti ottenendo un discreto successo, inizia a promuoversi online e con uno stand nelle principali fiere di settore. L’azienda cresce e Mario Imperato decide di registrare il marchio anche in Cina, ma la sua domanda viene bloccata perché il marchio Imperato Ricambi è stato registrato da un signore cinese, a lui sconosciuto, con la stessa identica grafica e per la sua stessa classe merceologica, qualche tempo prima. La persona in questione aveva visto il marchio Imperato in fiera e aveva deciso di registrarlo prontamente a suo nome, per poi magari provare a venderlo al Sig. Imperato... 


Perché rivolgersi ad un consulente esperto di marchi?

La Cina è un mercato molto particolare. Bisogna conoscerlo e affidarsi a corrispondenti locali di estrema fiducia. Muoversi da soli, scegliendo referenti di zona che spesso si propongono a poco prezzo, per poi sparire, può rivelarsi molto rischioso. Inoltre, la scelta stessa del modo in cui depositare il proprio marchio è molto complessa: una traslitterazione sbagliata può decretare il successo o l’insuccesso di un Brand in Cina. Quindi, se hai intenzione di estendere il tuo business in questo territorio, ti consigliamo di rivolgerti ad un consulente esperto in Italia che abbia stretto collaborazioni solide con corrispondenti cinesi di comprovata fiducia e competenza. 

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