Marchio di fatto? No, grazie. Ecco perché

Operate da tempo con un marchio non registrato? Avete sempre pensato che sia davvero vostro? Ecco come un secondo arrivato potrebbe appropriarsene

Marchio di fatto, perché è meglio non sceglierlo

Sono anni che usi un marchio di fatto, cioè un marchio non registrato. Forse dopo tutto questo tempo penserai che sia tuo, ma non è sempre così! Un secondo arrivato potrebbe già aver ottenuto i relativi diritti prima di te e lasciarti a bocca asciutta.
La registrazione del marchio, infatti, non è sempre fra i primi pensieri di chi lancia un’attività, poi però i passano gli anni, il business cresce e insieme a questo, ad un certo punto, crescono anche i dubbi…

Sicuramente, se hai un’azienda avviata, ti sarà capitato di farti queste domande: “La registrazione di un marchio è obbligatoria? Se esporto fuori dall’UE devo per forza registrare il marchio per tutti i Paesi in cui vendo i miei prodotti?” oppure avrai pensato: “Ormai uso questo marchio da anni, di fatto è diventato mio!”.
La risposta a questi dubbi e a queste incertezze, purtroppo, non ti piacerà: la registrazione non è obbligatoria, ma solo se possiedi il certificato di proprietà del marchio (rilasciato in seguito alla presentazione della relativa domanda che prevede anche un periodo durante la quale questa viene pubblicata per consentire eventuali contestazioni) puoi considerarlo tuo.

Altrimenti hai un marchio di fatto e chiunque, registrandolo, potrà appropriarsene.

Chiunque può diventare proprietario del tuo marchio di fatto, anche se lo usi da anni!

Secondo la Legge, il solo “utilizzo” del marchio non necessariamente basta perché tu possa considerarlo di tua proprietà.
Quindi, se stai investendo risorse e fatica in un business basato su un segno distintivo non registrato, fermati un attimo e valuta il da farsi, perché da un momento all’altro potresti scoprire che il tuo marchio di fatto ha dei grossi limiti perché qualcun altro potrebbe averlo già registrato .
I rischi a cui il marchio di fatto ti espone sono continui e molto seri.
Vediamo allora quali sono le situazioni tipiche di chi non registra e le relative conseguenze.


Hai un marchio di fatto e qualcuno lo registra prima di te

Se qualcuno registra il marchio prima di te, anche se lo utilizzavi già da tempo, potrebbe diventarne il proprietario! Quindi può costringerti a limitare il tuo uso a livello locale e a ritirare i prodotti eventualmente venduti fuori dal tuo territorio di pertinenza, chiedendoti anche un risarcimento danni.
Le Legge potrebbe accordarti alcuni diritti sul marchio di fatto, ma dovresti imbarcarti in un’azione giudiziaria estremamente costosa e dal risultato incerto, perché è su di te che ricadrebbe l’onere di provare di aver usato per la prima volta quel marchio in modo serio, diffuso ed effettivo e non è affatto semplice!

Per approfondire l'argomento, ti consigliamo di leggere il nostro articolo "Marchio di fatto: senza registrazione il tuo business è a rischio"


Facciamo un esempio
L'azienda familiare “Faggio srl”, con sede in Emilia, dal 2015 produce cornici per quadri a marchio “ARTEMISIA  - Gioie per la tua casa”, senza averlo mai registrato. Nel 2018 l’azienda “Quercia srl”, che produce e vende complementi d’arredo, registra il marchio italiano “ARTEMISIA”  (quindi valido su tutto il territorio nazionale) per questo tipo di prodotti. L’azienda emiliana prova a contestare il fatto davanti al giudice, raccogliendo diverse prove (fatture di vendita, investimenti in pubblicità sui quotidiani locali, accessi al sito web…) e sostenendo ingenti spese. Il giudice però ritiene che i materiali prodotti siano insufficienti, condanna quindi la “Faggio srl” a limitare la vendita dei suoi prodotti al solo territorio dell’Emilia.

 

Il tuo marchio di fatto è simile o identico ad uno registrato in precedenza da altri

Qui la situazione per te si aggrava. Perché il marchio che stai usando è già da tempo proprietà di qualcun altro, sempre per il tuo stesso settore merceologico, da prima che tu lo scegliessi per il tuo Brand. Perciò stai violando il suo diritto! Quindi rischi di non poterlo più usare e di subire una condanna per contraffazione.
Chi ha già registrato quel marchio, infatti, potrebbe inviarti una diffida tramite il suo legale per chiederti di non usarlo più. Le tue possibilità di difesa sono pressoché nulle e devi cambiare tutto in poco tempo: marchio, packaging, sito web, pagine Social, perfino la tua ragione sociale se ha lo stesso nome del marchio di fatto che stavi utilizzando!
A questo proposito potrebbe interessarti conoscere le 5 cose che possono succederti se non hai ancora registrato il marchio.

10.000, 500, 10 km… la distanza non conta!
Se il titolare del marchio registrato risiede e opera in una località molto lontana da te e non sapevi della sua esistenza, non importa. Il marchio di fatto non ti tutela, perché il suo diritto di proprietà di marchio registrato è più forte del tuo diritto di utilizzo di amrchio di fatto successivo.


Marchio di fatto nei Paesi esteri: le regole sono diverse

In molti Stati, tra cui la Cin (ma anche, per rimandere più vicino a noi, in Francia), il marchio di fatto non è riconosciuto e vige la regola del “first come, first served”: chi registra per primo è l’unico ad avere il diritto ad utilizzare il marchio in quel determinato territorio.
Spesso accade che un’azienda esporti in questi Paesi senza registrare il marchio per i relativi mercati, forte che il suo segno distintivo, registrato in Italia e in Europa, abbia una tale notorietà da non rischiare nulla.
Purtroppo, invece, questa scelta dà spesso luogo ad amare sorprese.
Può succedere, per esempio, che il distributore di zona faccia registrare il marchio ad un suo prestanome. Così l’azienda esportatrice si ritrova esclusa da quel mercato e i suoi prodotti restano bloccati alla dogana.


Meglio registrare, prima che sia troppo tardi…

Nessuno ha ancora registrato il tuo “marchio di fatto”?
Hai avuto fortuna!
Ma sei ancora in tempo per evitare il peggio, registrandolo immediatamente.
L’ideale, in ogni caso sarebbe, registrare al più presto, appena il marchio è stato creato e prima di investire per far crescere l’attività.
Perché, se dovesse esserci un marchio anteriore già registrato, potrai sempre cambiarlo in tempo. Una volta ottenuto il certificato di registrazione del tuo marchio, invece, potrai tranquillamente dedicarti alla tua attività e relativi investimenti senza il timore che a distanza di molti anni qualcuno possa ancora contestarti l’uso del tuo marchio. Considerando i costi abbordabili di registrazione di un marchio in Italia e quelli per gestire un eventuale contenzioso non dovresti aver dubbi sull’opportunità di registrare al più presto il tuo marchio.

 

affidati a dei consulenti legali per il tuo marchio

 

Condividi articolo

Registrareunmarchio.it è un sito informativo dello Studio Legale Safety Brand. Avvocato Enrico La Malfa Via S. Stefano, 58 - 40125 Bologna
PIVA 02782151209

Privacy Policy
Cookie Policy

RICHIEDI QUI IL TUO PREVENTIVO GRATUITO

Riceverai un preventivo personalizzato