La tua attività sta per decollare. È tutto pronto: la sede, i prodotti, i servizi, le offerte. Il marchio che hai creato è perfetto, ti rispecchia al 100%. Manca solo la registrazione, perché tu vuoi fare le cose per bene e proteggere il tuo business fin da subito!
È la decisione più saggia ma, prima di correre alla Camera di Commercio, prenditi 10 minuti per leggere questo articolo.
Forse non ci hai pensato, ma se prima o durante la realizzazione del marchio non hai chiesto un parere di registrabilità ad un esperto, è possibile che il Brand su cui vuoi investire non sia così solido come credi e che la tua domanda di registrazione venga respinta.
Meglio evitare brutte sorprese e sapere fin da subito se il tuo marchio ha tutte le carte in regola!
Ecco allora quali sono i principali motivi per cui un marchio non può essere registrato.
Contiene segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume? L’ufficio lo rigetterà
La svastica nazifascista, la foglia di marijuana accostata all’immagine di Maria madre di Gesù, un segno che richiama un’immagine oscena… sono alcuni esempi di marchi nulli, perché violano il requisito della liceità.
Infatti un marchio, per essere registrabile, non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Un caso reale
È piuttosto recente il caso della catena di ristoranti spagnoli che ha scelto come marchio “La Mafia se sienta a la mesa” (la Mafia si siede a tavola).
Nel 2006 la società che ha lanciato il Brand si rivolge all’Euipo (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) per registrare il marchio nella categoria “servizi di ristorazione”. Nel 2015 l’Italia chiede all’Euipo di dichiarare nullo il marchio perché contrario all’ordine pubblico e al buon costume. L’Euipo accoglie la domanda con una duplice motivazione: il marchio non solo promuove palesemente l’organizzazione criminale, ma è studiato in modo tale che il messaggio di convivialità trasmesso dal segno banalizzi il termine “mafia”. Il proprietario del marchio non si dà per vinto e si rivolge al Tribunale dell’Unione Europea perché annulli la decisione dell’Euipo, ma il Tribunale respinge il ricorso e dichiara il marchio “La Mafia se sienta a la mesa” nullo.
Per approfondire: qui trovi il testo integrale della sentenza e le motivazioni del Tribunale UE.
Contiene stemmi, ritratti, segni artistici notori, nomi o pseudonimi di altri? Potrebbe essere nullo
La violazione del requisito di liceità si verifica anche quando il marchio contiene il nome o lo pseudonimo di un’altra persona e non si è chiesto il suo consenso all’uso e alla registrazione, o quando contiene stemmi, segni protetti da convenzioni internazionali o ritratti.
Se il tuo marchio contiene un segno di questo tipo, ti consigliamo di rivolgerti ad un esperto, perché il rischio di violare un diritto d’autore di altri è dietro l’angolo.
Facciamo un esempio
Un’azienda che vende acqua minerale non potrebbe registrare il marchio “Acqua azzurra, acqua chiara” perché violerebbe il diritto d’autore usando impropriamente il titolo di una famosissima canzone di Lucio Battisti.
Contiene segni che possono trarre in inganno il pubblico? È un marchio che non può essere registrato
Verità. Questo è il secondo requisito previsto dalla legge affinché un marchio possa essere registrato. Se il Brand contiene segni che possono in qualche modo trarre in inganno circa la provenienza geografica, la qualità, la natura di un prodotto o di un servizio, l’ufficio competente potrebbe respingerlo.
Facciamo un esempio
Il marchio “Australian”, usato per indicare una linea di abbigliamento italiana, potrebbe far pensare che i capi venduti siano prodotti in Australia e quindi trarre in inganno il pubblico sulla loro provenienza geografica. Una volta presentata la domanda di registrazione, l’ufficio potrebbe rigettarla.
Un altro caso piuttosto noto di decettività (ingannevolezza) è quello della carta igienica “Cottonelle”, marchio ritenuto ingannevole in quanto il prodotto non era fatto, come poteva lasciar pensare il nome, di cotone.
Descrive il prodotto o il servizio che rappresenta? La tua domanda di registrazione sarà respinta
Il terzo requisito che un marchio deve rispettare per poter essere registrato è l’originalità.
Ma cosa si intende per originale?
Un marchio è considerato originale quando è studiato in modo che le persone possano a distinguerlo immediatamente da tutti gli altri prodotti, servizi e aziende presenti sul mercato in quel settore o categoria merceologica. Perciò non può essere descrittivo.
Va da sé, infatti, che un marchio che descrive ciò che rappresenta o che ne richiama una qualità non può essere considerato originale. Una linea di scarpe per sportivi, per esempio, non potrà chiamarsi “Fitness Scarpe”, così come un divano non potrà avere come marchio registrato “Soffice Relax”.
Eppure uno dei motivi più frequenti per cui i marchi vengono respinti è proprio la mancanza di questa caratteristica.
Un caso reale
Nel 2010 l’azienda tedesca BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH presenta all’UAMI (oggi EUIPO) la domanda di registrazione del marchio denominativo “ecoDoor” che identifica un tipo di porta con particolari caratteristiche ecologiche. L’UAMI, però, respinge la richiesta perché considera il marchio descrittivo e quindi non originale: infatti “eco” sta per ecologico e “door” significa porta. L’azienda fa ricorso ma, nel 2013, il Tribunale dell’Unione Europea lo respinge annullando il marchio.
Per approfondire: qui trovi il testo integrale della sentenza e le motivazioni del Tribunale UE.
Il tuo marchio contiene termini come TOP, Super, Extra, Ultra? Anche così si viola il requisito dell’originalità
Con la registrazione, il titolare di un marchio ne diventa l’unico proprietario e impedisce a tutti gli altri di utilizzarlo, ma esistono termini e segni che devono essere a disposizione di tutti e di conseguenza non possono diventare proprietà di nessuno.
Sono tutti i termini generici (scarpe, lana, rosso…) ma anche i “termini di uso comune nel commercio”.
Quindi, la legge prevede che un marchio, per essere registrato, non possa essere composto solo da termini o segni di questo tipo: super, top, extra, ultra, maxi… perché non sono originali e tutti devono avere il diritto di usarli. Saranno considerati nulli anche marchi che si compongono da tali parole abbinate ad altri termini non originali (ad es. “super pen” per una penna).
Facciamo un esempio
Il tuo marchio è identico o simile a quello già registrato da altri? Potrebbero chiederti di non usarlo più
L’azienda “Giallo” produce gli aspirapolvere “Gi-L”. Dopo alcuni anni lancia una nuova linea di macchine potenziata rispetto alla linea base e la chiama “Super”. Una volta presentata la domanda di registrazione, l’ufficio la respinge: il marchio contiene un termine di uso comune nel commercio e non può essere registrato.
L’ultimo requisito che un marchio deve possedere per poter essere registrato è quello della novità, perciò non può essere identico o simile ad un marchio registrato da altri nello stesso settore o categoria merceologica (o in settori affini).
Nei punti precedenti di questo approfondimento abbiamo visto quali sono i principali motivi per cui un marchio può essere dichiarato nullo (e quindi non registrabile), una volta sottoposto all’esame dell’ufficio competente.
Infatti, sia l’ufficio italiano che quello europeo analizzano ogni domanda di registrazione per verificare che i marchi che hanno sotto mano rispettino i requisiti di verità, liceità e originalità previsti dalla legge, ma non verificano se esistono marchi registrati anteriori o simili!
Perciò può succedere che un volta depositata la domanda il titolare di un marchio uguale o simile al tuo si attivi per impedirti di ottenerne la registrazione presso l’Ufficio o di usarlo sul mercato.
Il nostro consiglio
Come avrai intuito, prima di lanciare il tuo nuovo business e registrare in autonomia il tuo marchio, sarebbe meglio verificare che rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge. Se vai alla cieca, la tua domanda potrebbe essere respinta, potrebbe farsi avanti un concorrente per opporsi alla registrazione del tuo marchio e tu non sapresti come difenderti. Probabilmente dovresti fare un passo indietro e ripensare al tuo Brand da zero.
Se sei agli inizi e il tuo marchio non è noto, puoi ancora partire con il piede giusto, con l’aiuto di un esperto che ti aiuterà a costruire un Brand solido e difendibile oggi e domani.
