Hai ottenuto il certificato di registrazione del marchio? È il primo passo per proteggere il tuo business dalla contraffazione e per competere con più serenità sul mercato, ma è bene ricordare che non si tratta di una tutela “infinita”. Salvo qualche eccezione, infatti, la registrazione del marchio generalmentedura 10 anni – è il caso dell’Italia e dell’Unione Europea, per esempio – passati i quali scade e di conseguenza decadono anche i diritti riconosciuti al titolare del marchio. Se vuoi prolungare i tuoi diritti per altri dieci anni, quindi, la scelta migliore e più conveniente è sicuramente quella di procedere senza ritardi al rinnovo del tuo marchio registrato.
La durata della registrazione varia a seconda del Paese: in alcuni Stati (fra cui l’Italia) e in Europa la tutela inizia dalla data di presentazione della domanda di registrazione, in altri casi invece la scadenza del marchio viene conteggiata dalla data di registrazione del marchio, successiva a quella di deposito.
Sarà il tuo consulente a ricordarti in tempo utile che il tuo marchio sta per scadere e che hai la possibilità di rinnovarlo, ad un costo più o meno pari a quello della registrazione. Sarà sempre il professionista che ti segue ad occuparsi della pratica a nome tuo.
Forse però ti stai chiedendo entro quando va fatto il rinnovo e cosa potrebbe succedere se per un qualche motivo dovessi dimenticarti di rinnovare il tuo marchio. Oppure potresti chiederti se, al momento del rinnovo, sia possibile cambiare il numero di classi o di Paesi (nel caso del marchio internazionale). O ancora potresti domandarti se il rinnovo vale anche quando un marchio registrato, nel tempo, ha subito un restyling consistente, tale da renderlo significativamente diverso da quello per cui è stato ottenuto il certificato di registrazione.
Cerchiamo di dare una risposta chiara e semplice a queste domande.
Mancato rinnovo del marchio registrato: ecco cosa può succedere
Per rinnovare il marchio bisogna depositare la domanda di rinnovonei 12 mesi che precedono la data di scadenza. Cosa succede se te ne dimentichi?
Se sono passati meno di 6 mesidalla scadenza, puoi ancora rinnovare il tuo marchio scaduto semplicemente pagando una piccola sovrattassa. In molti Paesi, infatti, la legge accorda un periodo di qualche mese (generalmente 6) per porre rimedio a questa dimenticanza.
Superato questo termine, però, devi necessariamente fare un nuovo deposito e sperare che nel frattempo qualcuno non abbia registrato un marchio simile o identico al tuo. Perderai, chiaramente, tutta la storia del tuo marchio non rinnovato.
Se si verifica questa situazione, infatti, è probabile che per tutelare il tuo marchio tu debba, in caso di contestazioni, attivarti per fornire della prove di uso effettivo e continuo del tuo marchio nel periodo successivo al mancato rinnovo. Non potrai infatti beneficiare semplicemente della registrazione, ormai scaduta. La situazione andrà comunque valutata con un consulente esperto, perché le possibilità di far valere i tuoi diritti dipendono da molte variabili, fra cui il tipo di marchio e gli Stati in cui è stato registrato. Per fare un esempio, in Italia l’uso di un marchio non registrato (cioè il marchio di fatto) ha un qualche peso, mentre in Cina, invece, non ha alcun valore.
Ti sconsigliamo quindi di far scadere il tuo marchio, perché il mancato rinnovo può portare con sé diversi problemi. A questo proposito, potrebbe interessarti conoscere 5 cose che possono succederti se non hai ancora registrato il marchio
Il business è cambiato: si può rinnovare il marchio modificando classi e Paesi?
Dopo aver registrato il tuo marchio, hai concentrato l’attività solo su una delle tante classi merceologiche che avevi indicato nella tua domanda di registrazione e ti stai chiedendo se sia possibile rinnovarlo solo per la classe che davvero ti interessa.
La risposta è sì, puoi farlo. Puoi rinnovare il tuo marchio per meno classi merceologiche di quelle che avevi indicato nella domanda di primo deposito, contenendo quindi i costi di rinnovo ed eliminando tutto ciò che non ti occorre.
Attenzione però, non vale il contrario!
In nessun caso infatti potrai chiedere che il marchio venga rinnovato per più classi o per più Paesi di quelli indicati nella domanda di primo deposito.
Il nostro consiglio
Se il tuo business negli anni si è evoluto e vuoi estendere la tua attività in Paesi che non avevi indicato nel primo deposito e per classi merceologiche diverse da quelle scelte all’inizio, devi necessariamente fare un nuovo deposito. Dovrai quindi fare una nuova domanda di marchio.
Restyling del marchio registrato: il rinnovo è possibile o bisogna presentare una nuova domanda di deposito?
Hai registrato il tuo marchio già da un po’ di anni e nel frattempo hai commissionato un restyling dell’immagine, che si è evoluta nel tempo. Ora la scadenza per il rinnovo si avvicina e ti stai chiedendo cosa fare: rinnovare il marchio con la vecchia grafica già registrata o fare una nuova registrazione per il marchio nuovo? Dipende, in realtà, dall’entità delle modifiche grafiche.
Quello del restyling è un caso abbastanza frequente ed è molto importante sottoporre le variazioni che sono state apportate al marchio al parere di un consulente esperto perché, a seconda del tuo marchio e del tipo di modifiche fatte, potrebbe essere opportuno presentare una nuova domanda di marchio.
Da leggere: 5 cose da non fare quando crei un marchio
In linea di massima, se la modifica è poco rilevante, infatti, puoi continuare ad usare il tuo marchio modificato e rinnovarlo senza dover depositare una nuova domanda, mantenendo così la data iniziale risalente a dieci anni prima.
Se, invece, e la modifica è consistente, in genere è consigliabile un nuovo deposito.
In questo secondo caso, però, c’è un aspetto da considerare con grande attenzione.
>In caso di restyling del marchio può essere rischioso depositare la nuova versione senza rinnovare quella vecchia
Se il tuo marchio registrato ha subìto delle variazioni consistenti ed il tuo consulente ti suggerisce di registrare un nuovo marchio, il più delle volte potrebbe anche consigliarti di tutelare sia la vecchia versione sia quella nuova. Infatti, se decidi di tutelare solo il “nuovo marchio” e non rinnovi il vecchio perdi i diritti acquisiti col tempo. La storicità i di un marchio è molto utile in caso di contestazione e rinunciandovi sei più a rischio nei confronti di chi, nel frattempo, aveva usato un marchio simile o identico a quello che avevi registrato inizialmente.
Facciamo un esempio
L’azienda IlluNos srl produce lampade e lampadari in vetro a marchio IlluNos, che registra come marchio italiano ed europeo nel maggio 2008. Nel 2017 commissiona un restyling che modifica in modo sostanziale la grafica del marchio. All’approssimarsi della scadenza (maggio 2018) il consulente marchi ricorda alla IlluNos di rinnovare la vecchia versione del marchio e le consiglia di depositare una nuova domanda per il marchio graficamente modificato. La IlluNos però decide di non seguire il suggerimento: registra il nuovo marchio ma non rinnova quello “vecchio”, perdendo così i diritti pregressi ed esponendosi ad un problema: infatti, già dal 2009 un’altra azienda, la Beta srl, produttrice di lampade in plastica, usa il marchio di fatto IlluVos, molto simile al marchio IlluNos. Cogliendo l’occasione del mancato rinnovo da parte della IlluNos, la Beta srl registra il marchio IlluVos. La IlluNos, a questo punto, non può più far valere la storicità del primo marchio registrato contro il concorrente, perché non rinnovando la registrazione ha perso i diritti sul marchio registrato.
Al più, se lo aveva comunque effettivamente utilizzato, almeno in Italia potrà attivare il suo “marchio di fatto”, con tutti gli oneri del caso (abbiamo infatti detto nell’articolo sul marchio di fatto tutti i vincoli e gli obblighi di prova, particolarmente onerosi e validi comunque solo in determinati territori, in capo a chi non registra il marchio).
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