Domande frequenti: Registrazione di un Marchio

Domande Frequenti

La registrazione di un marchio conferisce notevoli vantaggi, tra cui:

- Diritto esclusivo di utilizzo del marchio su tutto il territorio in connessione ai beni o servizi rivendicati,

- Presunzione legale di validità del marchio registrato,

- Pubblica notizia della registrazione, a tuo nome, del marchio,

- Diritto di concedere licenze sul marchio,

- Possibilità di azionare il marchio nei confronti di soggetti titolari di marchi successivi con esso confondibili, dinanzi all'Ufficio marchi o al Tribunale competente, senza alcun onere probatorio,

- Facoltà di usare il marchio come base o come priorità per l'ottenimento di registrazioni in altri territori,

- Possibilità di ottenere blocchi doganali di merce in contraffazione,

- Diritto di utilizzare il simbolo ®

Sì. In tal caso tra tutti i contitolari del marchio si crea una comunione. È bene che tutte le parti stabiliscano contrattualmente le regole che intendono darsi per l'utilizzo del marchio.

Un marchio può essere usato in qualsiasi momento. Tuttavia, l'utilizzo non pone al riparo da eventuali contenziosi con terzi titolari di diritti anteriori né costituisce una garanzia per la registrazione del marchio.

In Italia no. È possibile acquisire dei diritti sulla base dell'utilizzo di un marchio anche senza la registrazione dello stesso, con la necessità però di un uso serio ed effettivo a livello nazionale comprovabile in caso di eventuale giudizio. Tuttavia, la registrazione conferisce dei benefici notevoli e una semplificazione probatoria in caso di necessità di difesa dello stesso o di azionamento nei confronti di un marchio successivamente depositato. In altri territori non è riconosciuta alcuna tutela al marchio non registrato.

No. Il marchio può essere registrato da chiunque e in qualsiasi momento può essere ceduto o concesso in licenza a terzi.

Non possono essere validamente registrati come marchio i segni privi di carattere distintivo, in particolare:


- I termini che servono a descrivere la specie, il valore, la quantità, la qualità, la destinazione, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione del prodotto o del servizio,
- I termini che servono a descrivere caratteristiche del prodotto o servizio,
- I termini costituiti esclusivamente da segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio,
- I segni decettivi, ovverosia idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o qualità del prodotto o servizio,
- I segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume,
- I segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi,
- I simboli, gli emblemi o gli stemmi che rivestono un interesse pubblico.

Quanto più il marchio è concettualmente lontano dai prodotti o servizi sui quali è apposto (ad esempio "Vespa" per un motorino o l'immagine di una mela per dei computer), tanto più sarà considerato marchio forte. Conseguentemente, i concorrenti saranno tenuti ad adottare marchi molto diversi da quello forte anteriormente registrato, che è facilmente difendibile in sede amministrativa e giudiziaria.

Anzitutto bisogna scegliere attentamente il nome da adottare per contrassegnare i propri prodotti o servizi. Scelto il marchio giusto, è consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità per verificare che non sia già stato adottato da un concorrente. Successivamente, è fondamentale procedere alla sua registrazione con l'ausilio di un Consulente in Proprietà industriale che possa suggerire la miglior strategia di deposito, in modo da conferire allo stesso una più ampia difendibilità e tutela.

No. Dopo il deposito è possibile apportare modifiche soltanto per limitare le classi di prodotti e servizi indicate al momento della domanda.

No. È possibile apportare soltanto modifiche in senso limitativo all'elenco dei prodotti e servizi rivendicati ed è altresì possibile variare l'indirizzo del richiedente o modificare il titolare.

Non è obbligatorio, ma fortemente consigliabile per ridurre il più possibile il rischio di trovarsi in conflitto con il titolare della registrazione di un marchio anteriore, identico o simile.

Sì. Se si vende il prodotto o il servizio anche all'estero, è fortemente consigliato provvedere per tempo alla registrazione del marchio nei territori in cui si opera. Infatti, in molti Stati esteri non è riconosciuta alcuna tutela al marchio non registrato ma vige la regola del "first come first served", secondo cui in caso di conflitto prevale chi ha effettuato per primo la domanda di registrazione del marchio. Accade spesso purtroppo che il proprio distributore locale procede a registrare il tuo marchio a proprio nome o che altro concorrente decida di chiedere la registrazione del marchio per primo; in tale scenario, sarà la tua merce a correre il rischio di essere bloccata in dogana in quanto in contraffazione di tali marchi.

In Italia, occorrono circa 8 mesi per giungere alla registrazione del marchio. Ad ogni modo, gli effetti della registrazione retroagiscono alla data di deposito.

Le indicazioni ® e TM sono simboli associati ai marchi, anche se il loro uso non è obbligatorio. Il simbolo ® indica che il marchio è stato registrato, mentre il TM comunica che il segno è utilizzato come marchio e che lo stesso è stato depositato, in attesa di concessione.

Bisogna però fare molta attenzione ad apporre la ® di marchio registrato quando invece si tratta solo di una domanda e il marchio non è ancora stato registrato.

L'art. 127 del codice di proprietà industriale, infatti, prevede per tale ipotesi  una sanzione amministrativa fino a 500,46 Euro.

É possibile contrastare l'uso del marchio da parte di terzi inviando dapprima una diffida, a firma di un esperto in proprietà industriale, che intimi l'immediata cessazione dell'uso del marchio. In caso non si ottenessero gli effetti desiderati, andrà intrapresa un'azione giudiziale a tutela del proprio marchio registrato, diretta a far cessare immediatamente l'utilizzo indebito del marchio, con possibilità di far sequestrare la merce contraffatta e di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il titolare di un marchio che, per cinque anni consecutivi abbia tollerato, essendone a conoscenza, un marchio successivo uguale o simile al proprio, non potrà più chiedere la nullità dello stesso né opporsi al suo utilizzo. Ad ogni modo, tollerare che due marchi uguali o comunque confondibili coesistano sul mercato diminuisce il valore attrattivo di un marchio e rischia di confondere i consumatori.

Non necessariamente. L'assenza di marchi identici non esclude la presenza di marchi anteriori comunque ostativi alla valida registrazione del marchio richiesto. Infatti, anche i marchi simili da un punto di vista visivo, fonetico o concettuale possono validamente impedire la concessione della registrazione del marchio.

No. È necessario indicare nella domanda di registrazione di marchio tutti i prodotti o servizi per i quali si richiede la tutela. Tutti i prodotti e servizi sono stati raggruppati in 45 classi merceologiche secondo la Classificazione di Nizza. Le tasse per la registrazione del marchio aumentano in proporzione al numero di classi merceologiche indicate. Salvo particolari eccezioni, la registrazione del marchio ha valore soltanto per quei prodotti o servizi descritti nella domanda e per quelli considerabili affini.

É possibile attivarsi depositando una nota di opposizione amministrativa alla concessione del marchio, in modo che l'Ufficio non registri il marchio richiesto. In tal modo, si evitano azioni giudiziarie sfruttando la procedura amministrativa dinanzi all'Ufficio. Al fine di essere informati sull'avvenuto deposito da parte di terzi di marchi uguali o comunque confondibili con il proprio, è necessario monitorare il Registro dei marchi, attivando il servizio di sorveglianza.

Certamente, perlomeno in Italia e in Europa. La registrazione di un marchio è prevista per tutti i segni rappresentabili graficamente, compresi i nomi di persone, purché capaci di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Se il tuo marchio coincide con il cognome, pertanto, ti consigliamo di registrarlo. Spesso infatti vi è l'errata convinzione che l'uso del proprio nome o cognome non possa essere impedito. Questo non corrisponde al vero.

Se il tuo cognome risulta già da altri registrato come marchio, ovviamente per il medesimo settore merceologico, potrai utilizzarlo solo nella denominazione della tua ditta e non per contradistinguer i tuoi prodotti o servizi.

Cosa vuol dire? Che, ad esempio, il tuo cognome potrà comparire sul bene solo se in caratteri ridotti, magari preceduto dal termine ditta o accanto all'indirizzo della tua azienda. In tal caso i prodotti o servizi dovranno avere un loro marchio diverso dal cognome.

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