Affacciarsi su nuovi mercati, acquisire una inaspettata notorietà, diventare l’oggetto del desiderio di consumatori e utenti. Sono traguardi splendidi per un marchio, in quanto rappresentano altrettante occasioni di crescita e business per l’azienda. Il rovescio della medaglia è che ogni passo compiuto nella direzione del successo corrisponde all’aumento del rischio di contraffazione del marchio. È una preoccupazione molto diffusa tra gli imprenditori alla ricerca della miglior protezione per il frutto del loro lavoro e del loro ingegno.
Cominciamo col dire che la registrazione di un marchio secondo una precisa strategia e con l’ausilio di un professionista è l’unica strada da percorrere per proteggersi. Ciò non vuol dire poter dormire sonni tranquilli dal giorno in cui la registrazione viene ufficializzata, però è un ottimo inizio.
Registrare il tuo marchio è il primo passo per evitare di trovarti tu stesso in
contraffazione
Procedere incautamente utilizzando un semplice marchio di fatto è una lotteria, una soluzione da non prendere nemmeno in considerazione se si vuole operare seriamente. E’ infatti consigliabile presentare domanda di registrazione all’Ufficio marchi del Paese in cui si opera, preferibilmente dopo un’attenta ricerca di anteriorità, e attivare un apposito servizio di vigilanza a registrazione avvenuta: due azioni, queste, che sono senz’altro l’inizio di una buona protezione del proprio marchio. Tutto questo potrebbe non scoraggiare chi tenterà di contraffare un marchio o di porre in essere tutte quelle azioni che generano confusione nel consumatore e, di fatto, danneggiano l’impresa. In questi casi, l’imprenditore può difendere il proprio marchio registrato grazie a una serie di strumenti giuridici. Cominciamo col fare un po’ di chiarezza sulla definizione di contraffazione del marchio.
Contraffazione del Marchio Registrato: cos’è?
Nell’immaginario collettivo l’idea di contraffazione è associata quasi sempre a marchi notori – di borse o abbigliamento ad esempio – le cui linee, i marchi ed i loghi sono spudoratamente copiati. Ed è anche così: talvolta mercati, bancarelle e venditori ambulanti sono dei collezionisti di merce contraffatta.
Puoi risultare non in regola anche se sei in buona fede e non eri a conoscenza del marchio anteriore
Però bisogna ricordare che il concetto di contraffazione è molto più ampio e, se fai impresa, ti riguarda molto da vicino: la legge, infatti, ne parla in termini di utilizzo illegittimo di un marchio altrui o di un segno uguale o simile da parte di un soggetto non autorizzato, col risultato di creare confusione (anche potenziale) nel consumatore. La contraffazione non è necessariamente legata all’intenzione di copiare un marchio altrui, anzi: nella maggior parte dei casi si crea una somiglianza tra due marchi in maniera del tutto casuale o addirittura una perfetta coincidenza tra due segni, senza che l’uno non sia nemmeno a conoscenza dell’esistenza dell’altro. Spesso, infatti, un’impresa si accorge dell’esistenza di un concorrente che ha un marchio che somiglia al proprio o che lo ricorda, senza che le aziende siano mai entrate in contatto tra loro.
La contraffazione si riferisce anche all’uso di un marchio simile già registrato
Per fare un esempio, se vendo borse ed ho il marchio HOTTY potrebbe facilmente darmi fastidio un concorrente che, dopo di me, si propone sul mercato col marchio OTTI. Anche se quest’ultimo non conoscesse affatto i miei prodotti, sarei senz’altro libero di diffidarlo – legittimamente – dal continuare nella sua attività illegittima o da rivolgermi al Tribunale per farlo desistere. Per questo motivo, la contraffazione non riguarda solo la borsetta da bancarella uguale a quella “di marca”. Si definisce contraffazione anche l’uso di un marchio troppo simile ad un altro già registrato per il medesimo settore merceologico o per uno affine, quindi “vicino” a quello di interesse.
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Tutela del Marchio Registrato: che strumenti usare
Fortunatamente esistono gli strumenti giuridici per difendere un marchio dopo averlo registrato e contrastare efficacemente tutti i tentativi di imitarlo o di confondere il consumatore.
La diffida del tuo legale può convincere ad interrompere l’uso di un marchio identico o simile
Il primo strumento è rappresentato dalle Azioni stragiudiziali, che si svolgono al di fuori del Tribunale. Chi ritiene leso un proprio diritto si rivolge direttamente al presunto contraffattore e gli comunica l’esistenza di un diritto di esclusiva sull’utilizzo del marchio, invitandolo a non continuare nell’attività illecita. Molte volte una diffida formale inviata da uno Studio legale è sufficiente per interrompere un comportamento illecito o, nel caso, trovare un accordo tra le parti che permetta una coesistenza tra due marchi evitando però la confusione sul mercato, magari a seguito di qualche modifica del marchio successivo.
Il secondo strumento è l’Azione giudiziale. Chi ritiene leso il proprio diritto può infatti rivolgersi direttamente al Tribunale e intentare una causa per contraffazione, chiedendo al Giudice di proibire al contraffattore di continuare a utilizzare un determinato marchio.
Cosa sono i provvedimenti di urgenza
I tempi della legge, si sa, spesso non coincidono con quelli del mercato. Le Azioni giudiziali prevedono però due strade distinte: se la contraffazione è iniziata (o scoperta) da poco tempo e c’è un’effettiva urgenza di rivolgersi al Tribunale, è possibile attivare un procedimento urgente (procedimenti cautelari). In sostanza, si chiede al Tribunale di attivarsi in tempi strettissimi per decidere rapidamente sulla questione.
Le tempistiche sono importanti: se prendi provvedimenti in tempi brevi potrai ricevere risposta in poco tempo
Un Giudice potrà, ad esempio, decidere in poche settimana il sequestro della merce in contraffazione o prevedere un divieto d’uso del marchio contestato. In casi di estrema urgenza potrebbe anche inviare nel giro di pochi giorni un proprio Ufficiale ad accertare l’effettiva attività illecita posta in essere da un imprenditore nella propria azienda o in occasione di un evento fieristico, ad esempio.
In alternativa, qualora non vi sia un carattere d’urgenza o non sia possibile dimostrarlo, l’iter giudiziale è quello ordinario. Il Tribunale si mette in moto e si arriverà comunque a una sentenza, ma in tempi più lunghi: una causa di questo tipo (causa di merito) può durare circa 3 o 4 anni. Al termine di questo periodo, il Tribunale si pronuncerà con una sentenza in merito al comportamento illecito.
Come sorvegliare il proprio marchio
Il modo migliore per tutelare il proprio marchio è prevenire i tentativi di contraffazione e non limitarsi a combatterli una volta che si sono palesati. Bisogna fare in modo che altri soggetti non possano registrare dopo di noi un marchio uguale o simile al nostro, a maggior ragione nelle stesse categorie merceologiche. Quest’opera di prevenzione si ottiene grazie a un attento servizio di sorveglianza del marchio, assolutamente consigliato a chi vuole proteggere il proprio marchio.
Sorvegliare il tuo marchio costa molto poco e ha molti vantaggi
Sorvegliare il proprio marchio ha un costo annuale molto contenuto e permette di essere informati tempestivamente di ogni tentativo di registrare un marchio uguale o simile al nostro. Così facendo è possibile presentare una opposizione alla registrazione, chiedendo pertanto direttamente all’Ufficio marchi di non concedere il marchio illegittimamente richiesto in quanto troppo simile ad altro marchio anteriore. Questo è un modo per bloccare sul nascere tutti i tentativi, più o meno voluti, di contraffare il nostro marchio e rappresenta una strada molto più semplice, tempestiva e meno dispendiosa di una causa intentata a registrazione avvenuta.
Cosa rischia chi non controlla le registrazioni di nuovi marchi
Chi decide di non sorvegliare il proprio marchio e impedire sul nascere i tentativi di registrarne uno uguale o simile si espone ad un doppio rischio. Il primo, come abbiamo detto, è quello di una lunga e costosa causa giudiziaria da intentare a illecito avvenuto. Il secondo è lasciar passare troppo tempo dalla registrazione e accorgersene quando ormai è troppo tardi: infatti, trascorsi 5 anni dalla registrazione di un marchio lo stesso diventa, salvo rari casi, incontestabile.
Se tolleri per molto tempo un marchio identico o simile a tuo non potrai più contestarlo
La legge gli concede dunque una tutela dovuta, in sostanza, all’inattività altrui e impedisce opposizioni o contestazioni da parte dei titolari di marchi anteriori. In questo caso, che è molto più frequente di quanto si possa pensare, non si potrà fare nulla e bisognerà accettare l’esistenza di un marchio simile al nostro, con evidente rischio di confusione sul mercato, creando così un danno economico e di immagine facile da comprendere.
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