Strategia per registrare un marchio


Registrare un marchio non è una mera formalità burocratica. Occorre una ricerca di anteriorità fatta come si deve, è necessario sapere cosa si può registrare. In alcuni casi, cosa è meglio registrare. Cos’è un marchio simile, come evitare contestazioni e fare tutto ciò che serve per ridurre al minimo i rischi derivanti da distrazioni o errori nel seguire la procedura.

È un processo articolato, che solo un professionista riconosciuto sa svolgere con cura e attenzione a tutti i dettagli del caso. L’obiettivo è ottenere la massima efficienza dell’investimento, difendere il diritto esclusivo sul marchio registrato ed evitare alcuni errori fondamentali purtroppo molto comuni tra aziende e imprenditori. Quali?

 

1. Non registrare un marchio. È lo sbaglio più comune ed è quello che produce i danni peggiori.

2. Fare gli spregiudicati e ispirarsi a un marchio altrui, magari pensando di sfruttarne la popolarità. Invece ci si espone a contestazioni da parte del titolare del marchio anteriore.

3. Scegliere un marchio descrittivo. Molti imprenditori pensano che un marchio che “evoca” il prodotto sia più efficace. In realtà, proprio per questo motivo può non essere registrato o, anche se registrato, dichiarato nullo in un secondo momento.

4. Non verificare adeguatamente l’esistenza di marchi anteriori pericolosi tra tutti i marchi territorialmente pertinenti. Ad esempio, se si vuole registrare un marchio italiano bisognerà avviare un’indagine preliminare su tutti i marchi in Italia, sui marchi dell’Unione europea e sui marchi internazionali validi in Italia. È meglio pensarci bene, soprattutto prima di fare investimenti pubblicitari o di lanciare il marchio sul mercato.  

 

Cosa fare per registrare un marchio: le strategie da adottare

Registrare un marchio non vuol dire registrare solo il nome di un’azienda, prodotto o servizio. È infatti possibile registrare diversi elementi: 

•  parole che compongono il marchio

•  disegni associati a esso

•  lettere scritte in una particolare grafia distintiva

•  cifre che compongono il marchio

•  suoni che si accompagnano al marchio

•  forma del prodotto o dell’imballaggio

•  logo o combinazione di particolari elementi testuali e grafici

•  tonalità cromatiche associate al logo o al marchio.

 

Per registrare un marchio in modo efficace e, soprattutto, per poterlo difendere in ogni momento è necessario impostare una corretta strategia di deposito marchio. Questa è un’operazione non banale: richiede esperienza, conoscenza della materia, di eventuali precedenti giuridici e di tutto ciò che costituisce la letteratura a supporto.

È una mole di informazioni insostenibile per il cittadino privato e solo un’attenta pianificazione di tutti gli aspetti permette di sapere esattamente come registrare un marchio ottenendo la tutela più ampia e solida possibile.

 

La tutela del marchio: i passaggi necessari

Molte volte il cliente rivolge una serie di domande ad ampio spettro che possono essere riassunte nella formula: Cosa mi conviene fare?.

In effetti, di fronte alla complessità di un marchio e al numero di elementi che possono definirlo, è normale chiedersi se valga la pena registrare solo il nome oppure, ad esempio, depositare anche il logo. Logo che, va detto subito, può essere depositato a colori o in bianco e nero.

Quale strategia adottare? Cominciamo col dire che non esiste una risposta univoca: tutto dipende dalla natura e dalle caratteristiche del marchio, dal suo utilizzo, da come vogliamo che venga percepito dal pubblico di riferimento. Per questo motivo è fondamentale individuare la strada migliore per tutelare il marchio e gli interessi dell’imprenditore: e una regola generale c’è.

 

Tutela denominativa: proteggi il testo

Il primo elemento che interessa al cliente è il nome del marchio. Se ci pensiamo bene, il nome è il primo elemento che entra nella testa dei consumatori e incide sul sito Web del prodotto stesso, che sarà molto probabilmente www.nomemarchio.it o www.nomemarchio.com. I clienti useranno quel nome e così farà la pubblicità su giornali, alla radio, in tv o in Rete.  

Per questo motivo, il nome è il primo elemento da registrare. Fanno eccezione, per certi versi, i marchi figurativi con elementi denominativi, la cui “forza” risiede nella particolare rappresentazione grafica del testo. In questo caso, il consulente potrà compiere scelte diverse che permettono di ottenere la massima tutela possibile.

Le cose cambiano se il nome del marchio che vogliamo registrare ha una forte componente di originalità: per prima cosa occorre chiedere la tutela del marchio denominativo, ossia del nome in qualsiasi caratterizzazione grafica.

 

Tutela figurativa: proteggi l’immagine o il logo

Puntare sulla registrazione del marchio denominativo è il primo passo e, nella maggior parte dei casi, il più importante. Questo non vuol dire escludere a priori la tutela figurativa, perché domani potremmo trovarci di fronte a tentativi più o meno consapevoli di imitare gli elementi grafici del nostro marchio. Per questo motivo è consigliabile presentare una serie di domande di registrazione separate. L’esempio minimo è costituito da due depositi: 

1. Il primo deposito corrisponde alla parola che costituisce il marchio e serve a chiedere tutela denominativa sul termine utilizzato in tutte le caratterizzazioni grafiche,

2. Il secondo deposito è consigliabile quando la brand identity aziendale è definita anche da un colore specifico o da una serie di colori. In questo caso, è consigliabile registrare marchio e logo a colori, così da estendere la tutela a tutti e tre i pilastri del nostro marchio.

 

Deposito unico di un marchio: conviene sempre?

Un’unica domanda di registrazione, contenente parole e logo, può non essere la strada più conveniente. Come mai? Presto detto: ogni elemento in più è un dettaglio che “arricchisce” il marchio, ma allo stesso tempo va provato in sede giudiziale nel caso in cui sia necessario contestare un marchio simile e successivo al nostro.

Per esempio, se il nostro marchio è composto da:

1. una parola,

2. una determinata grafia o combinazione di font,

3. una specifica successione di colori,

4. un logo 

depositare questi 4 elementi in un’unica domanda significa esporsi al rischio di non poter contestare efficacemente un logo che ci copia colori e font ma non il nome e, allo stesso tempo, concedere ampi margini di difesa al contendente, il quale avrà vita più facile nel dimostrare che si tratta di due loghi diversi.

Ecco perché, in questo caso, la strategia più efficace è scomporre il marchio nei suoi elementi costitutivi e presentare altrettante domande di registrazione. La questione si complica ulteriormente perché nome, colori e logo potrebbero non essere gli unici elementi distintivi di un marchio. Occorre quindi valutare attentamente la situazione, capire quali elementi permettono al consumatore e al mercato di riconoscere il marchio e, attraverso un percorso di analisi strategica basato su informazioni e precedenti giudiziari, muoversi in modo da ottenere la tutela più ampia per ognuno di essi.

Perché c’è una bella differenza tra registrare un marchio e registrare un marchio facilmente difendibile in futuro.           

Approfondimenti

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