Pareri di registrabilità

Non tutti i marchi possono essere registrati: in alcuni casi è la legge a impedire la registrazione, in altri è la presenza di un marchio anteriore simile o identico

Vuoi sapere se il tuo marchio ha tutte le caratteristiche per essere registrato? Possiamo aiutarti, dandoti un parere di registrabilità per valutare se il marchio è potenzialmente nullo (e quindi non registrabile) e se esistono marchi già registrati che possono entrare in conflitto col tuo.

Ad oggi, infatti, se è vero che si può registrare come marchio quasi tutto, è anche vero che non tutti i marchi possono essere registrati! Il criterio per cui un segno può essere registrato come marchio è che sia “rappresentabile in maniera obiettiva”, quindi parole, grafiche, suoni, forme, colori, cognomi, sigle, cifre, frasi… possono essere registrati, tranne gli odori, perché non si è ancora definito come rappresentarli obiettivamente e stabilmente.

Esistono due tipi di impedimento alla registrazione del marchio: assoluti e relativi

Tutto qui? No, non basta che un segno sia rappresentabile obiettivamente perché possa anche essere registrato. Esistono infatti due ordini di motivazioni che possono impedire la registrazione: gli impedimenti assoluti e gli impedimenti relativi. Nel primo caso il marchio non può essere registrato perché non rispetta i requisiti di legge (quindi si dice “nullo”); nel secondo caso, invece, non può essere registrato perché esiste già un marchio (registrato o depositato) anteriore identico o simile per quella categoria merceologica.
Il nostro parere di registrabilità tocca entrambi gli aspetti, vediamoli in dettaglio.

 

Parere di registrabilità numero uno: esistono impedimenti “assoluti” alla registrazione?

La prima valutazione da fare quando si vuole registrare un marchio è capire se rispetta i requisiti previsti dalla legge, altrimenti l’Ufficio competente lo rifiuterà.
In questa fase, quindi, potremo dirti se il tuo marchio è nullo (cioè non può essere registrato) e darti alcune indicazioni per correggerlo in modo che diventi registrabile.
Infatti, per essere tutelato giuridicamente, un marchio deve rispettare alcuni requisiti:

1) liceità – significa che non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali, ritratti, nomi o pseudonimi altrui (senza aver chiesto preventivamente il consenso agli interessati)
2) verità – il marchio non deve contenere segni che possono ingannare il pubblico, per esempio sulla provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi rappresentati
3) originalità – il marchio deve essere originale, quindi distinguersi da tutti i prodotti, servizi, attività dello stesso tipo presenti sul mercato in quella categoria merceologica, in altri termini deve avere capacità distintiva e di conseguenza non possono essere usati come marchi:

  • denominazioni generiche del prodotto o servizio rappresentato (per esempio, il marchio di una linea di mangimi per roditori, per essere registrato, non può chiamarsi “semi di girasole” o “frutta secca”)

  • termini che possono descrivere il prodotto o il servizio o l’attività rappresentati (per esempio, il marchio di mangimi per roditori non potrà chiamarsi “mangimi per piccoli animali” o “qualità e salute in scatola”)

  • termini di uso comune nel commercio (come “extra” o “super”)

Ecco alcuni esempi di marchi che l’Ufficio Marchi ha rifiutato considerandoli non originali perché descrittivi o incapaci di distinguere il prodotto dalla concorrenza:

marchio per alimenti rifiutato

per alimenti

 

reggiseno massaggiante - marchio rifiutato

per abbigliamento

 

 

marchio fondente nero - marchio rifiutato

per cioccolato

 

Resto aperto - marchio registrato

 

per servizi di ristorazione

 

Non solo i nomi e le parole, ma anche gli elementi figurativi possono essere respinti se descrivono il prodotto o il servizio rappresentato. Ecco alcuni esempi di marchi rifiutati:

 

foglia di vite per marchio vino - marchio rifiutato

una foglia di vite nel marchio di un vino

 

 

una mucca per il marchio di prodotti derivati dal latte

una mucca per il marchio di prodotti derivati dal latte

 


Ma possono essere respinti anche i termini che indicano una qualità particolare del prodotto, una sua funzione positiva o accattivante.
Per esempio sono stati rigettati questi marchi:

termini che indicano una qualità particolare

4) novità – il segno che si vuol registrare non deve essere identico o simile ad un marchio già registrato

Attenzione! Su quest’ultimo punto c’è un grande equivoco che vogliamo chiarire subito. L’Ufficio italiano Brevetti e Marchi e l’EUIPO (per i marchi europei) non fanno la ricerca di anteriorità: cioè, quando ricevono la domanda di registrazione, non verificano se esiste già un marchio registrato identico o simile a quello esaminato.

L’Ufficio italiano e quello europeo non fanno la ricerca di anteriorità

La loro valutazione infatti si concentra sui primi aspetti elencati: è un marchio lecito o potenzialmente ingannevole? Ha capacità distintiva o in qualche modo descrive il prodotto o servizio che rappresenta?  
Come sapere se esistono marchi precedenti potenzialmente in conflitto col tuo?
Affidandoti ad consulente abilitato perché faccia una ricerca di anteriorità.

 

Parere di registrabilità numero due: esistono impedimenti “relativi” alla registrazione?

Quando il tuo marchio è identico o simile a quello già depositato o registrato da un altro, non puoi usarlo. È  un impedimento alla registrazione di tipo “relativo”, perché non è l’Ufficio a rigettare la tua richiesta per un vizio formale, ma di solito è il titolare del marchio registrato (simile o identico al tuo) che si attiva e si oppone alla tua domanda di registrazione all’Ufficio marchi e brevetti competente. La legge stabilisce i tempi entro cui può muoversi: ha 3 mesi di tempo dal momento in cui la tua domanda di marchio viene ufficialmente pubblicata sul bollettino dei marchi per impedirti di registrarlo. Dopodiché può sempre chiedere di cancellare il marchio già registrato entro i 5 anni successivi, passati i quali è molto difficile (se non impossibile)  impedirti di usarlo.

Non è sempre detto che questa situazione si verifichi, ma è possibile correre ai ripari incaricando un professionista abilitato perché faccia una ricerca di anteriorità. Puoi affidarti a noi, così saprai quali sono i marchi identici o simili al tuo già registrati e potremo valutare insieme la strategia più adatta ai tuoi obiettivi di business.

 

Come stabilire se due marchi sono simili?

Stabilire se due marchi sono identici è piuttosto semplice, la vera complessità sta nel definire se un marchio altrui è potenzialmente simile al tuo, ma solo un professionista con esperienza potrà darti un parere qualificato.

In linea generale, infatti, due marchi possono essere considerati simili secondo tre criteri:
1) assonanza letterale (fonetica) – si assomigliano nel modo in cui sono, pronunciati e dal punto di vista sonoro
2) assonanza visiva – i due marchi si assomigliano perché sono graficamente simili
3) assonanza concettuale – i due marchi si assomigliano perché rappresentano due concetti simili

Come capire se due marchi sono simili? Solo un professionista esperto può farlo  

Quindi maggiori sono i punti di somiglianza, maggiore è la probabilità che i due marchi vengano considerati simili. Ma non ci sono regole valide in assoluto e la valutazione va fatta caso per caso. Per esempio, questi marchi sono stati considerati simili:

 

marchi considerati simili

 

marchi considerati simili - yogurt

 

marchi simili - safety brand

Attenzione, la somiglianza fra due marchi non è sempre pericolosa. Il rischio di contestazioni può sorgere se appartengono allo stesso settore o a settori molto simili, in caso contrario due marchi che si assomigliano possono convivere!
Per capirlo bisogna farsi le domande giuste:

  • a quali settori di attività appartengono i prodotti o servizi?
  • come verranno utilizzati?
  • a cosa servono?
  • quante probabilità ci sono che abbiano gli stessi produttori?
  • di solito si trovano nello stesso punto vendita, grande magazzino o sezione del supermercato?

Se dalle risposte a queste domande risulta che i due marchi (simili) appartengono a prodotti o servizi differenti, i due segni possono convivere sul mercato perché è chiaro a tutti, specie al consumatore, che sono due aziende completamente diverse.

Perché il fai da te è un rischio?

Esistono servizi online che permettono di verificare in autonomia se un marchio è già stato registrato, ma si tratta di soluzioni limitate e spesso incomplete. Inoltre non è semplice comprendere se due marchi sono simili, soprattutto se si vuole estendere la propria attività anche a Paesi diversi dall’Italia o si è scelto un marchio che potrebbe violare il diritto d’autore. Ogni ricerca di anteriorità è un caso a parte, così come ogni marchio. Se vuoi proteggere il tuo Brand con la tranquillità di avere un professionista abilitato al tuo fianco, evita il fai da te e scegli un consulente esperto.

pareri di registrabilità: il tuo marchio è registrabile?
 

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