Registrazione marchio europeo

Uno degli elementi che differenzia la registrazione di un marchio è l’estensione territoriale, ossia il territorio geografico entro cui sono tutelati dalla legge. Da questo punto di vista è possibile orientarsi entro 4 grandi categorie:

il marchio italiano, che fa riferimento al nostro Paese e viene registrato presso l’Ufficio  Italiano Marchi e Brevetti

il marchio europeo, che invece allarga il suo orizzonte all’Unione europea e che è gestito dall’Euipo, l’Ufficio europeo per la Proprietà Intellettuale

il marchio internazionale, che fa capo ai 97 Paesi attualmente aderenti al Trattato di Madrid e infine i marchi nazionali, che sono l’unica possibilità per registrare un marchio in quei territori che non hanno ancora aderito ai trattati sul Marchio Internazionale.

Ogni Paese ha le sue regole per riconoscere la validità di un marchio registrato nel proprio territorio

L’estensione territoriale di un marchio non è un tema secondario, anzi, perché ha a che fare con la zona in cui il marchio verrà utilizzato e con i Paesi in cui verranno confezionati i prodotti. Questo è un tema di scottante attualità, specie se consideriamo la progressiva delocalizzazione della produzione ad opera delle aziende, sempre più spesso spinte a collaborazioni, accordi e partnership con le realtà produttive attive nei Paesi emergenti. Proprio per questo motivo, le aziende italiane che operano su scala globale si trovano nella situazione di dover registrare lo stesso marchio in più aree o Paesi, secondo una precisa strategia volta a tutelare ogni aspetto della filiera produttiva.

Sono fortunatamente possibili alcune semplificazioni amministrative e procedurali che incidono positivamente sui costi per registrare un marchio. Ad esempo, il ricorso al marchio europeo, pensato per tutelare un marchio all’interno dei paesi aderenti all’Ue. Il tutto con un’unica registrazione. Vediamo nel dettaglio quali sono le sue caratteristiche e i vantaggi che offre.

Che cos’è un marchio europeo

Il marchio europeo è il legittimo erede di quello che un tempo veniva chiamato marchio comunitario. Creato nel 1994 con l’obiettivo di semplificare le procedure per la registrazione di un marchio e, al contempo, di individuare un’area geografica unica entro garantire le stesse tutele ad aziende e imprenditori. 

Proprio per questo motivo, il marchio europeo è un titolo unico che consente, attraverso un’unica domanda di registrazione, di ottenere un diritto di marchio in tutti i paesi dell’Unione, sia i membri attuali sia quelli che entreranno nell’Ue in corrispondenza al naturale processo di allargamento politico ed economico.   

Quali diritti concede un marchio europeo

Dal punto di vista dei diritti che permette di acquisire, il marchio europeo non si discosta da quello italiano. Nello specifico concede:

1. il diritto a non subire contestazioni per l’utilizzo del marchio
2. il diritto di utilizzo del marchio da parte del legittimo titolare
3. il diritto a impedire un utilizzo illegittimo da parte di soggetti terzi

Rispetto al marchio italiano, a cambiare è l’estensione geografica entro cui questi diritti sono riconosciuti, in quanto il marchio europeo concede a chi lo detiene il diritto esclusivo di essere utilizzato in tutto il territorio europeo per un periodo di 10 anni, al termine dei quali, analogamente a quanto accade per il marchio italiano, può essere rinnovato per altri 10.

Quando conviene registrare un marchio europeo

Se vendi o venderai in un altro Stato UE il Marchio Europeo è la strada più vantaggiosa per registrare il tuo marchio 

Il vantaggio di registrare un marchio europeo è evidente: poter tutelare il proprio marchio in tutto il territorio Ue, grazie a un’unica domanda e con un costo decisamente inferiore a quello che si sarebbe sostenuto registrando un marchio in ognuno dei singoli Paesi aderenti. Per questo motivo, registrare un marchio europeo conviene sempre, qualora la propria attività economica non si svolga solo in Italia ma anche all’estero. La domanda di registrazione di Marchio Europeo presenta alcuni indubbi vantaggi:

1. Viene depositata in una sola lingua dell’Unione europea e non in tutte le lingue dei paesi aderenti.
2. Le tasse per il deposito domanda online sono di 850 Euro a forfait per tutti gli Stati.
3. La procedura di registrazione è molto veloce (4 mesi in assenza di contestazioni)
4. Il marchio europeo ha validità in tutti gli Stati europei attuali e in quelli che in futuro entreranno nell’Ue.

Per tutti questi motivi, registrare un marchio europeo è sempre preferibile quando si pensa che la propria attività di business si estenda in almeno un altro paese europeo tale per cui chiedere la tutela dei due singoli marchi nazionali risulterebbe più oneroso dal punto di vista economico o comporterebbe tempistiche certamente più lunghe.  

Marchio Europeo: i requisiti di legge

La registrazione di un marchio europeo non è esente da criticità, questo va detto chiaramente. I criteri di valutazione applicati dall’Euipo sono tali da consigliare caldamente il supporto di un professionista qualificato durante tutto l’iter di registrazione, proprio per evitare che la domanda venga bocciata dall’esaminatore.

Più nello specifico, la valutazione della domanda di marchio viene effettuata in tutte le lingue europee e non solo nella lingua nazionale del titolare del marchio. Ciò vuol dire che il marchio presentato sarà valutato:

1. Su base letterale
2. Su base fonetica
3. Su base concettuale

in tutte le lingue degli Stati aderenti, in modo da scongiurare l’eventualità che, in una qualsiasi di esse, il marchio risulti descrittivo di un prodotto o servizio, oppure generico. In tal caso, la domanda di marchio verrà rifiutata. Stesso destino potrebbe incontrare la domanda di marchio europeo che non ha tenuto conto dell’esistenza di marchi anteriori identici o simili in uno dei Paesi Ue. In questi casi, infatti, è sufficiente un solo marchio nazionale identico anteriore che, attivato per contestare la vostra domanda di marchio europeo, potrebbe costringervi a dover rinunciare a tutti i vantaggi del marchio unico valido in tutti gli Stati UE.

Esempio di marchio europeo “descrittivo”     

La questione della valutazione del marchio in tutte le lingue europee è complessa, ma può essere chiarita con un semplice esempio. Mettiamo il caso di un imprenditore che voglia registrare la parola “Fleurs” come marchio europeo riferito a un’azienda che produce complementi d’arredo. Molto probabilmente l’Euipo si pronuncerà favorevolmente, in quanto non esiste un legame concettuale tra il marchio e il prodotto cui si riferisce. Ma se, sempre per ipotesi, “Fleurs” non fosse un’azienda di arredamenti e fosse attiva nel settore floro-vivaistico, ecco che la domanda verrebbe irrimediabilmente bocciata. Il motivo? Il marchio “Fleurs” in Francia risulterebbe descrittivo del prodotto venduto.

Questo esempio è la punta di un iceberg fatto di marchi più o meno deboli.

Conflitto tra marchio europeo e marchio nazionale anteriore

C’è un’altra piccola insidia nascosta nel processo di registrazione di un marchio europeo: il possibile conflitto tra la richiesta di un marchio valido nell’Ue e la contemporanea presenza di un marchio nazionale identico o simile già registrato in uno dei singoli Paesi aderenti. Stiamo parlando di un caso per nulla raro, che può mettere a rischio la domanda di marchio europeo, e che si presenta quando non è stata effettuata un’approfondita ricerca di anteriorità sui marchi nazionali già presenti nei singoli Stati dell’Unione europea.

Per tornare all’esempio di prima, la domanda di registrazione di “Fleurs”, marchio riferito a un’ipotetica azienda di arredamento italiana, sarà contestata se in uno dei Paesi Ue dovesse già esistere un marchio nazionale identico o simile e riferito alla stessa classe merceologica. In questo caso, marchio nazionale e marchio europeo entrerebbero in conflitto.

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Cosa si può registrare come marchio europeo

Un marchio europeo può essere costituito da uno o più dei seguenti elementi: disegni, singole lettere, numeri, suoni, particolari forme collegate al prodotto, colori o combinazioni di colori. Sulla base di questi elementi, i marchi si differenziano in:

• Marchi denominativi (1) composti soltanto da lettere, parole, numeri o da una particolare combinazione di caratteri,
• Marchi figurativi (2), composti da rappresentazioni stilizzate o da elementi grafici che possono essere definiti da una grafica o da un colore,
• Marchi figurativi contenenti elementi denominativi (3), ossia costituiti da un accostamento unico di elementi denominativi e figurativi

• Marchi di forma (4), come ad esempio forme in 3D che possono riferirsi al prodotto, al suo aspetto o a un particolare packaging,
• Marchi di forma contenenti elementi denominativi (5), che prevedono un particolare accostamento di forme e nomi, o lettere, o parole,
• Marchi di posizione (6), che si riconoscono dal punto preciso del prodotto su cui vengono apposti,

• Marchi a motivi ripetuti (7), caratterizzati da un certo numero di elementi che si succedono regolarmente,
• Marchi di colore unico (8) senza contorni,
• Marchi di colore (9) costituiti da combinazioni regolari di colori,

• Marchi sonori (10), dove un suono o la combinazione di un certo numero di suoni codificati diventa distintiva,
• Marchi di movimento (11) riconoscibili dal cambio di posizione degli elementi che lo compongono

• Marchi multimediali che combinano immagini, suoni e altri elementi analoghi,
• Marchi olografici, nuova categoria che riguarda i marchi basati su immagini di tipo DOVIDs (Diffractive Optical Variable Image Devices).

Quanto costa registrare un marchio europeo

La registrazione di un marchio europeo può essere effettuata online ed ha un costo (tasse) di base di 850 Euro per una classe merceologica per tutti i 10 anni di validità del marchio. All’aumento delle classi merceologiche aumenteranno i costi da sostenere, che saranno di Euro 50 per la seconda classe e di Euro 150 per ogni ulteriore classe. Gli onorari del nostro studio per registrare un Marchio Europeo sono di gran lunga inferiori rispetto a queste tasse.  

Chi può registrare un marchio europeo

Possono registrare un marchio europeo quasi tutti: le persone fisiche cittadine Ue o coloro che hanno eletto il proprio domicilio in uno degli Stati membri, ma anche le società che hanno sede o operano stabilmente in Europa.

Oltre a essi, tutte le persone fisiche o giuridiche che operano, hanno eletto domicilio o sono cittadine di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi o al GATT, accordo che ha stabilito la nascita dell’Organizzazione mondiale del commercio. 

Come registrare un marchio europeo

Registrare un marchio europeo è il modo più veloce e conveniente per ottenere un diritto di marchio in tutta l’Unione europea, grazie a un’unica domanda e con un costo inferiore alla spesa che si sosterrebbe per registrare un marchio nazionale in due Stati.

L’esame della domanda è molto severo e se il tuo marchio non rispetta i requisiti di legge sarà rifiutato senza alcun rimborso

La domanda di registrazione va depositata un’unica volta presso l’Ufficio europeo per la Proprietà Intellettuale. L’Euipo, dopo un severo esame che verifica il rispetto dei principi assoluti di legge e se non emette un rifiuto per tali motivi, pubblica la domanda di marchio e, analogamente a quanto accade in occasione della domanda di registrazione di un marchio italiano, da quel momento decorrono i 3 mesi entro i quali chi ritiene lesi i propri diritti di marchio può presentare opposizione presso l’ufficio europeo.

In questo caso, si apre un procedimento amministrativo che porta alla concessione del marchio o al rifiuto della registrazione. Se invece i tre mesi trascorrono senza nessuna opposizione da parte di soggetti terzi, il marchio viene registrato per le categorie merceologiche indicate nella domanda.

Più nel dettaglio, l’Euipo ha definito 3 fasi distinte entro cui si regola l’intero processo:

1. Fase di esame
2. Periodo di opposizione
3. Registrazione del marchio

Fase di esame 

Ricevuta la domanda di registrazione di marchio europeo, l’Euipo si attiva per tutte le analisi preliminari del caso. Se dovesse rilevare una violazione di legge o un errore formale, comunica all’interessato o al professionista che lo segue le proprie obiezioni. Da questo momento si hanno 2 mesi di tempo (prorogabili per altri 2) per rispondere adeguatamente motivando la propria scelta o per sistemare le irregolarità riscontrate.

Se la risposta non è giudicata esaustiva, l’Euipo si pronuncerà in merito respingendo in toto o in parte la domanda, con un provvedimento contro il quale eventualmente è possibile presentare ricorso. Nel caso di contestazioni, è tuttavia prevista la possibilità di tramutare la domanda di marchio europeo in una serie di domande di marchio nazionale, purché non vi siano conflitti con marchi nazionali anteriori o questioni di genericità o debolezza del marchio stesso.

Periodo di opposizione

Conclusa la fase di esame, la domanda di marchio europeo viene pubblicata. Da questo momento, entro 3 mesi dalla pubblicazione, i soggetti che ritengono di avere un diritto anteriore su un marchio registrato possono presentare opposizione alla domanda. Secondo le statistiche ufficiali (annual report Euipo 2016), questo accade in meno del 15% dei casi. 

Nel 2016 circa il 15% delle domande di registrazione sono state contestate da un’opposizione.

Esaminata la documentazione, l’Euipo si pronuncia dopo che le parti avranno presentato deduzioni, prove e ragionamenti a sostegno della registrazione o dell’opposizione. Ricordiamo ancora una volta che una corretta ricerca di anteriorità e una strategia di registrazione del marchio ben orchestrata possono minimizzare questo rischio.   

Registrazione 

Conclusi i 3 mesi senza che vi siano opposizioni, l’Euipo si occupa di registrare il marchio europeo senza costi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti in sede di domanda. Il marchio europeo si considera registrato a tutti gli effetti.