Registrazione marchio internazionale

La Registrazione del Marchio Internazionale ti consente di selezionare tantissimi territori con una sola domanda di Marchio. Non tutti però, vediamo perché.

Sappiamo bene che il nome “Marchio Internazionale” fa pensare alla registrazione di un marchio che ha valore in tutti i paesi del mondo ma meglio chiarire da subito che non è così. E’ certamente possibile registrare un marchio in tutti i territori nei quali vendi (o fai produrre), ma per farlo devi valutare insieme al tuo consulente qual è la strada più conveniente (per tempi e costi) in base a quello di cui tu hai bisogno. Se ti serve nel più breve tempo possibile un certificato di registrazione in un determinato territorio extra europeo, la scelta del marchio internazionale molto spesso non è quella più adatta a raggiungere lo scopo.

Il Marchio Internazionale è la scelta più economica per i territori extra europei che aderiscono al sistema

Se gli Stati in cui vuoi registrare il tuo marchio fanno parte dell’Unione Europea, la registrazione del marchio internazionale è da scartare poiché salvo casi molto particolari ti porterà soltanto maggiori spese e nessun beneficio rispetto alla registrazione di un Marchio Europeo. Prima di approfondire l'argomento possiamo già anticiparti che la registrazione del marchio internazionale è spesso la scelta più conveniente (anche dal punto di vista economico) quando sono coinvolti in particolar modo i territori al di fuori dell’Unione Europea. Vediamo dunque di capire il perchè e andare a scoprire tutti i vantaggi della registrazione marchio internazionale e quando è davvero la scelta più conveniente.

 

Cos’è un marchio internazionale e quali sono i vantaggi

Il marchio internazionale è una procedura che semplifica (e di molto!) la registrazione in contemporanea in più Stati tra quelli che hanno aderito al Trattato di Madrid (oltre 100). Se ti stai chiedendo cos’è il trattato di Madrid puoi pensare alle “regole del gioco” che tutti gli Stati aderenti si sono impegnati a rispettare per rilasciare i certificati di marchio nei loro territori.

 


Territori che fanno parte del marchio internazionale

TERRITORI CHE FANNO PARTE DEL MARCHIO INTERNAZIONALE

Nel trattato di Madrid ci sono quindi tutte le regole del Marchio Internazionale (a partire dai costi di registrazione) e tutti gli Stati che hanno firmato il trattato le rispettano.

Questo è il primo vantaggio del marchio internazionale: un complesso di regole che riguarda la registrazione del nostro marchio in diversi paesi stranieri che non cambiano da Stato a Stato ma sono uguali per tutti gli Stati.

Ipotizziamo di voler registrare il nostro marchio in Cina, Stati Uniti e Russia

Ecco cosa dovresti fare se non ci fosse il Marchio internazionale:

  • N. 3 Diversi Marchi nazionali e tre separate procedure di deposito

  • N. 3 Diversi Corrispondenti locali da contattare

  • N. 3 Diverse valute per le tasse di registrazione

  • N. 3 Diverse Lingue di deposito

  • N. 3 Diversi uffici da contattare per il rinnovo

Registrare un marchio internazionale - depositi

 

Cosa puoi fare grazie alla registrazione del Marchio internazionale:

Cosa puoi fare grazie alla registrazione marchio internazionale

Potrai quindi registrare il tuo marchio internazionale con una sola domanda in contemporanea per tutti gli Stati di tuo interesse

  • Nessun corrispondente locale da pagare

  • Le tasse le paghi solo all’Ufficio Internazionale e solo in Franchi svizzeri

  • Potrai comunicare in una sola lingua con tutti gli Stati

  • Un solo ufficio da contattare al momento del rinnovo (dopo 10 anni)


Come funziona il Marchio Internazionale

Come abbiamo visto, il Marchio Internazionale ci facilita molto la possibilità di chiedere la registrazione in contemporanea per più Stati.

Bisogna però prestare molta attenzione ad una regola molto importante: gli Stati esteri per i quali abbiamo chiesto la registrazione del nostro marchio internazionale hanno il diritto di rifiutare la nostra domanda di marchio relativamente alla loro porzione di territorio

come funziona il marchio internazionale

Questo vuole dire che non è l’ufficio del marchio internazionale a concedere una registrazione automaticamente valida in tutti gli stati aderenti (come invece accade per il Marchio Europeo) ma sono sempre i singoli Stati esteri che decidono se concedere o meno la registrazione del nostro marchio.

Può accadere quindi che la nostra domanda di Marchio Internazionale depositata per 8 paesi può essere certamente concessa per tutti gli 8 territori ma può anche essere che per alcuni di questi la domanda di registrazione venga respinta.

Quello che hai appena letto significa anche che se uno Stato scelto all’interno della tua domanda di marchio internazionale decide di rifiutare il tuo marchio, questa decisione non vale per gli altri territori della tua domanda di marchio internazionale. Tutto ciò spiega in modo semplice l'espressione giuridica secondo la quale “il marchio internazionale non è un marchio unico ma un fascio nazionale di marchi”.

Alcuni Uffici possono rifiutare il Marchio Internazionale rispetto alla loro porzione di Territorio 

In seguito al deposito del Marchio Internazionale ci sarà pertanto una fase transitoria nella quale, come accade per il marchio italiano o europeo, a fronte della pubblicazione della domanda di marchio è possibile ricevere opposizioni da chi ritiene, a torto o a ragione, di possedere diritti anteriori su un marchio simile. Se questa fase si conclude senza opposizioni o altri elementi che possano interferire con l’iter di registrazione, il marchio internazionale sarà registrato in tutti i paesi specificati nella domanda. Al contrario, come già detto, se si dovessero presentare ostacoli formali o un Ufficio marchi nazionale considerasse legittima l’opposizione presentata da soggetti terzi, il marchio internazionale verrà registrato solo negli Stati designati in cui la domanda è stata accettata senza obiezioni.  


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Quanto costa registrare un marchio internazionale

I costi per registrare un marchio internazionale sono estremamente ridotti se paragonati a singoli depositi nazionali per tutti i territori di interesse. 

Bisogna considerare un minimo di base di tasse fisse la cui somma è di circa 800 Euro.

Questo importo di base è sempre lo stesso a prescindere dal numero di territori che selezioni nella tua domanda di marchio internazionale. Considerala come la spesa minima senza la quale non puoi accedere ai benefici del marchio internazionale.

Non basta però. Infatti, il marchio internazionale senza la selezione dei territori è una scatola vuota. Per questo motivo, in fase di domanda, devi indicare i Territori nei quali vuoi che sia notificata la tua richiesta di registrazione. Ed è proprio qui che hai il maggior vantaggio in termini di costi del marchio internazionale. Tutti i Stati, infatti, si sono impegnati con il Trattato di Madrid a comunicare in anticipo le tasse di registrazione per i loro territori e queste, nella maggior parte dei casi, sono di importo molto basso. Vuoi un esempio? La Russia chiede meno di 100 Euro per la registrazione fino a 3 classi. Stessa cosa per la Cina e ancora meno per l’India. Gli Stati Uniti, invece, chiedono un importo di circa 300 Euro per ogni classe.

I costi di registrazione variano in base ai Territori scelti e al numero di classi merceologiche

Un’ulteriore possibilità che ti da il marchio internazionale è di chiedere la tutela per più classi in alcuni territori e solo per una classe in altri. L’importante è che il tuo marchio di base copra tutte le classi di tuoi interesse.

Abbiamo quindi capito che le tasse fisse di circa 800 Euro saranno meglio “ammortizzate” se inserisci più territori nella tua domanda di registrazione. Non importa in quanti Stati registri perché le tasse fisse saranno sempre le stesse.

Se vuoi calcolare da solo le tasse richieste dai singoli Stati, puoi consultare il nostro sito del Marchio Internazionale, nel quale attraverso una mappa geografica interattiva riportiamo le tasse (già convertire dal Franco Svizzero all’Euro) che ogni singolo territorio aderente al Sistema del Marchio Internazionale richiede per la registrazione.

A tale spesa va aggiunto poi l’onorario del professionista che vi rappresenta.


Quando è necessario registrare un marchio internazionale

Il nuovo scenario produttivo sempre più globalizzato vede le aziende operare in più paesi oppure scegliere di delocalizzare tutta o una parte della produzione all’estero, laddove il costo del lavoro, le norme fiscali, la rapidità dell’apparato burocratico e amministrativo o, più semplicemente, una logistica particolarmente efficiente consigliano di farlo. A prescindere dalle motivazioni alla base di una simile scelta, conviene sempre registrare un marchio: 

  1. in tutti i mercati in cui opera l’azienda,

  2. in tutti i paesi in cui i prodotti vengono distribuiti e venduti,

  3. in tutti i paesi in cui è delocalizzata la produzione o parte di essa,

  4. in quei mercati in cui è ipotizzabile che l’azienda inizi a fare business nel medio-lungo periodo.

La registrazione di un marchio internazionale diventa conveniente nel momento in cui il suo costo diventa sensibilmente più basso rispetto alle singole domande di registrazione effettuate negli Stati presso i quali si vorrebbe chiedere la  tutela.

 

Chi può registrare un marchio internazionale

La domanda di registrazione di un marchio internazionale da chiunque abbia la residenza, possieda almeno una sede legale o uno stabilimento reale in uno degli Stati aderenti al Trattato o al Protocollo di Madrid. Per registrare un marchio internazionale bisogna aver già depositato (anche il giorno prima) o una domanda di marchio in Italia o una domanda di marchio europeo. Il marchio internazionale ha infatti bisogno di un “marchio di base”. Quest’ultimo è di fondamentale importanza poiché se dovesse essere annullato (o non concesso) entro i primi 5 anni invaliderebbe automaticamente a cascata il vostro marchio internazionale per tutti gli Stati designati.


Come registrare un marchio internazionale

Non è oggi possibile depositare una domanda di marchio internazionale direttamente alla WIPO.

Per registrare un marchio internazionale puoi rivolgerti direttamente alla camera di commercio, che inoltrerà la tua domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il quale a sua volta la spedirà all’Ufficio WIPO di Ginevra che provvederà a notificare la richiesta di registrazione ai singoli Stati indicati nella domanda. Hai anche l’alternativa (molto più rischiosa e spesso più cara) di procedere tramite l’Ufficio dei marchi europei (EUIPO).

Per registrare un Marchio Internazionale è molto importante avere dei corrispondenti locali

E’ possibile registrare un marchio internazionale senza l’assistenza di un professionista ma se scegli questa strada è quasi certo che perderai tempo e denaro senza portare a casa i diritti di registrazione. Non è infatti infrequente che i singoli territori nei quali hai chiesto la registrazione ti chiedano precisazioni da fornire in tempi brevi. A volte entro 15 giorni. Non solo, quasi mai potrai rispondere direttamente e dovrai rivolgerti ad un corrispondente locale abilitato presso l’ufficio nazionale estero. Anche per questo motivo, affidarti ad uno studio come il nostro ti conviene. Abbiamo corrispondenti di fiducia in tutto il mondo. Li conosciamo personalmente e li incontriamo ogni anno per assicurarci di poter contare su un elevato standard qualitativo anche quando c’è bisogno di un supporto legale in loco.

 

Durata della registrazione di un marchio internazionale

Il marchio internazionale, analogamente a quelli nazionali o a quello europeo, ha una durata di 10 anni dalla data di deposito e può essere rinnovato un numero infinito di volte.

Il Marchio Internazionale ha una durata di 10 anni dalla data di deposito 

Tuttavia, per i primi 5 anni lo si considera strettamente legato al marchio di base: in questo lasso di tempo, se quest’ultimo per un qualsiasi motivo dovesse essere annullato (o non concesso), anche il marchio internazionale verrebbe cancellato. La dipendenza di un marchio internazionale dal marchio di base lo rende un argomento particolarmente complesso e articolato, fatto di norme e procedure che spettano ai singoli Stati. Per questo motivo, che si aggiunge alla complessità di una ricerca di anteriorità effettuata su base internazionale e alla sorveglianza di un marchio dopo la registrazione stessa, è molto importante ricordare l’importanza di essere seguiti da un professionista competente e di chiara esperienza lungo un iter che può sembrare semplice ma che non lo è affatto.

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