Registrato il marchio, la cosa finisce lì e non ci devo più pensare. Basterà ricordarsi di pagare la quota di rinnovo ogni 10 anni, alla scadenza della concessione. Lo pensano in tanti e sbagliano tutti di grosso. Un marchio va sorvegliato e difeso e spetta al titolare far rispettare i diritti su di esso, per evitare che in futuro vengano registrati marchi simili o che in qualche modo possano causargli danno. Questa cosa va detta subito e chiaramente, anche perché molti imprenditori sono convinti del contrario e se ne rendono conto troppo tardi, con conseguenze negative per l’immagine aziendale.
La verifica dei marchi anteriori non spetta all’Ufficio Marchi, ma al titolare
Pensano, infatti, che una volta conclusa la registrazione spetti all’Ufficio marchi rilevare in automatico irregolarità, tentativi di imitazione o di contraffazione. Non è vero (soprattutto in Italia e in Europa), conviene metterselo in testa subito. L’Ufficio marchi non ha tra i suoi doveri la verifica dei marchi anteriori identici o simili al tuo. Analizza in profondità e con attenzione tutte le domande di marchio e, quando necessario, rifiuta quelle che non rispettano i requisiti di legge. Tuttavia, una volta ufficializzata la registrazione del marchio si limita, lo diciamo in modo semplice, a svolgere un ruolo di registro pubblico. Stop.
E’ sempre consigliabile attivare il servizio di sorveglianza sul proprio marchio
Se qualcuno chiede dopo di te di registrare un marchio identico al tuo e tu non ti opponi la registrazione del marchio identico è concessa senza alcuna difficoltà. Ne l’ufficio italiano brevetti e marchi ne l’ufficio europeo dei marchi rifiutano una successiva domanda di marchio identica in assenza di una specifica contestazione. È compito del titolare dei diritti anteriori attivarsi per bloccare tutti i futuri tentativi di registrazione di un marchio identico o simile. Operazione, questa, che risulta molto più efficace e che offre molte più chance di successo se effettuata sul nascere, ossia entro i 3 mesi successivi alla pubblicazione della domanda di un marchio ritenuto troppo simile al proprio.
Per questo motivo è consigliabile attivare il servizio di sorveglianza sul marchio sul proprio marchio registrato, così da evitare pericolose situazioni di coesistenza sul mercato e iter giudiziari lunghi e costosi che possono anche risolversi in un nulla di fatto.
Il servizio di sorveglianza sui marchi registrati
Il servizio di sorveglianza ha un costo annuale piuttosto basso e permette di stare tranquilli. Grazie ad apposite banche dati private, il consulente viene avvertito tempestivamente riguardo a tutte le domande di registrazione di un marchio simile al nostro. Di conseguenza, con la stessa tempestività, avvertirà il cliente e assieme attiveranno tutte le difese a disposizione. In sostanza, grazie a questi alert che giungono in tempo reale è possibile attivarsi per tempo e fare opposizione nei tempi giusti, con una probabilità di successo molto più alta ed un impegno economico molto più contenuto.
Utilità del servizio di sorveglianza dei marchi
Il servizio di vigilanza sui marchi è utile perché:
- Permette di accorgersi in tempo, ossia entro la finestra temporale di 3 mesi prevista dalla legge, del tentativo di registrazione di un marchio identico o simile al nostro, e quindi di opporsi alla registrazione in modo semplice, veloce e poco costoso.
- Accorgersi troppo tardi della registrazione di un marchio simile ci espone ad un iter giudiziario (e non più amministrativo) più lungo, spese più alte e maggiori rischi di fallire nel nostro obiettivo.
Non sono rari i casi in cui, in mancanza di una vigilanza costante sul marchio, ci si accorge della registrazione di un marchio simile quando sono passati già 5 anni dalla registrazione. Limite dopo il quale un Giudice potrebbe precludere ogni tipo di contestazione. In questi casi la soluzione è una sola: sopportare il marchio concorrente e farsene una ragione, rimpiangendo una scelta sbagliata che costerà molto cara. Di sicuro più del servizio di vigilanza.
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L’opposizione alla registrazione di un marchio
Sebbene la maggior parte delle persone sia portata a pensare che i casi di registrazione di marchi simili o identici siano determinati dalla malafede di chi arriva dopo e vuole copiare il marchio già esistente, la maggior parte delle volte capita invece che sia solo una semplice coincidenza. Basti pensare quanto spesso si decide di utilizzare il proprio nome o cognome come marchio per la propria attività e quanto non sia difficile scoprire di aver chiamato il proprio prodotto o servizio in modo simile a quello di un concorrente, di cui magari non si conosceva neanche l’esistenza.
L’opposizione è lo strumento per contrastare la registrazione di un marchio simile o identico
Lo strumento per contrastare efficacemente le richieste di registrazione di un marchio identico o simile al proprio è l’opposizione. Opporsi alla registrazione di un marchio costa molto meno rispetto ad un contenzioso in Tribunale. Inoltre, se sei in tempo per opporti alla registrazione di un marchio depositato da qualcun altro vuol dire che i diritti di registrazione del marchio non sono ancora stati concessi dall’Ufficio e puoi quindi considerarti in vantaggio rispetto a chi ha chiesto la registrazione dopo di te ed è costretto a portare avanti la propria attività con il rischio di perdere l’opposizione e dover dover cambiare marchio. Se grazie al servizio di sorveglianza scopri che è stata da poco depositata una domanda di registrazione di un marchio simile al tuo potrai consultarti con il tuo avvocato, valutare le possibilità di successo dell’opposizione e farti assistere innanzi all’Ufficio per tutta la durata dell’opposizione.
Iter dell’opposizione alla registrazione
In Italia e in Europa, l’opposizione deve essere depositata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda del marchio “pericoloso”. Il consulente procede per via telematica e produce tutta la documentazione necessaria a contestare la legittimità del nuovo marchio.
Ricevuta l’opposizione, l’iter di registrazione del marchio contestato si interrompe e si apre la c.d. “procedura di opposizione alla registrazione di marchio”. In questa fase l’Ufficio Marchi
- Verifica se l’opposizione è ricevibile e concede alle parti un primo termine di 60 giorni per consentire il raggiungimento di un accordo tra di loro
- Se l’accordo tra chi contesta e chi è contestato non si raggiunge l’ufficio chiede alle parti di presentare le rispettive difese e si pronuncia con una decisione nel merito, respingendo o accogliendo la registrazione.
In ogni caso, l’Ufficio marchi condurrà la propria istruttoria esaminando il materiale e le deduzioni prodotte dalle parti e comparando tra loro i due marchi. Al termine dell’analisi e del procedimento, e in assenza di un accordo tra le parti, l’opposizione al marchio contestato sarà accolta o rifiutata. Nel primo caso, il nuovo marchio non potrà essere registrato perché troppo simile a quello già esistente. Nel secondo, verrà dato il via libera alla registrazione e i due marchi potranno (e dovranno) convivere.
