La registrazione del marchio è una situazione che espone a dei rischi. È pertanto abbastanza frequente che imprenditori e professionisti cerchino rassicurazioni e certezze, prima di affrontarla. Molti infatti ci pongono domande del tipo “Avvocato, mi garantisce che se registro il marchio non riceverò contestazioni e che potrò usarlo senza problemi?”
Sono quesiti comuni ed è normale cercare risposte nei professionisti cui ci si rivolge. Il professionista, infatti, può fare una sua valutazione della situazione e spiegare al cliente quali sono i rischi possibili ma, soprattutto, gli enormi vantaggi dati dalla registrazione del marchio.
I rischi sono inevitabili in qualsiasi attività d’impresa, ma prima si procede al deposito del marchio e prima si riduce il rischio legato alla mancata registrazione.
I motivi di contestazione possono essere molti e non tutti sono prevedibili
Quando si intraprende l’utilizzo di un marchio ci si espone al rischio di contestazione, così come quando si inizia l’iter per la sua registrazione. Può succedere infatti che, una volta presentata la domanda di registrazione, il proprietario di un marchio antecedente simile o identico faccia opposizione e chieda all’ufficio di non registrare il nuovo marchio. È possibile saperlo in anticipo? Sì, nella maggior parte dei casi. E’ infatti possibile fare una valutazione a priori del rischio di contestazione. Appurati tali rischi, vanno poi prese le relative scelte: tentare la registrazione del marchio individuato per chiedere un’esclusiva sullo stesso o apportarvi delle modifiche prima ancora di procedere con la domanda di registrazione.
Il consulente può fare una ricerca di anteriorità per verificare con buona approssimazione se esistono marchi antecedenti simili o identici. Se li trova, può anche stimare la possibilità che ci sia una contestazione o meno, magari perché risulta, per esempio, che il proprietario del marchio registrato ha cessato l’attività e probabilmente non è interessato a fare opposizione. Oppure, se il marchio è simile o identico ad un marchio notorio (in altri termini un marchio famoso) o comunque appartenente ad una azienda consolidata, il consulente sa già che la contestazione è quasi certa e consiglierà al suo cliente di cambiare marchio ancor prima di depositarlo. Per esempio, è piuttosto certo che una domanda di registrazione per il marchio Naik per il settore abbigliamento riceverà una contestazione dalla Nike.
Non tutte le contestazioni, però, derivano da marchi presenti nel Registro ufficiale dei marchi. Un marchio può essere contestato anche se, per esempio, confligge con una DOP (Denominazione di Origine Protetta) o con un segno noto: il titolo di un film famoso, il nome di un artista conosciuto e così via.
Quindi, anche se il consulente può stimare questi rischi, non è detto che si trasformino in contestazioni reali e se questo dovesse presentarsi è anche possibile che si riesca a raggiungere un accordo, proprio con l’intervento del professionista coinvolto.
Facciamo un esempio
L’azienda Beta srl sviluppa software per l’e-learning e vuole registrare il marchio TETA per la sua linea di punta, così si rivolge al consulente marchi per un parere di registrabilità e per una ricerca di anteriorità. Il consulente, guardando i registri, scopre che esiste già un marchio anteriore piuttosto simile, TETRA, che è stato registrato per software ma senza l’indicazione specifica del tipo di software prodotto. Spiega dunque al cliente che è possibile che il marchio anteriore si opponga alla registrazione del suo marchio, ma non ne ha la certezza. La Beta srl decide di depositare comunque il marchio e il proprietario del marchio TETRA, l’azienda Gamma srl, fa opposizione e in quell’occasione si scopre che il suo core business è lo sviluppo di software per il controllo degli aerei. Quindi, le due aziende si accordano: Beta srl si impegna a usare il marchio solo per software di e-learning, Gamma srl invece si dichiara disponibile a tollerare il marchio TETA per i prodotti software, così specificati.
Cosa può accadere una volta avviato l’iter di registrazione?
Normalmente, quando si registra un marchio e c’è già un marchio registrato simile o identico, si possono verificare 3 situazioni:
1) Il proprietario del marchio antecedente non fa opposizione
2) Il proprietario del marchio antecedente contesta il nuovo marchio, ma le parti raggiungono un accordo
3) Il proprietario del marchio antecedente contesta il nuovo marchio, non si raggiunge un accordo, e il nuovo marchio non viene registrato (o viene cancellato).
Facciamo un esempio
L’azienda Delta srl commissiona ad un’agenzia la creazione del marchio Alpha e dopo qualche anno decide di registrarlo nel settore della formazione (classe 41). Si rivolge quindi ad un consulente e in seguito alla registrazione scopre che c’è già un marchio anteriore nello stesso settore molto simile al suo: il marchio Alfa. Il consulente presenta allora alla Delta srl gli scenari possibili:
- Il proprietario del marchio anteriore Alfa potrebbe non opporsi.
Potrebbe non avere interesse a fare contestazioni perché forse l’azienda è fallita oppure ha cambiato attività. Il consulente non può avere la certezza a priori, ma facendo alcune indagini approfondite potrebbe scoprire che il proprietario di Alfa ha cambiato settore e che molto probabilmente lascerebbe correre. - Il proprietario del marchio Alfa potrebbe contestare la registrazione di Alpha ma potrebbe essere aperto ad un accordo. Una volta avviata la procedura di registrazione e in seguito all’opposizione si potrebbe scoprire che il proprietario di Alfa usa il marchio solo per la formazione alberghiera e quindi le parti si potrebbero accordare in modo che Delta srl possa registrare il marchio, ma solo a condizione di non usarlo mai nel settore della formazione alberghiera.
- Il proprietario del marchio Alfa potrebbe contestare la registrazione di Alpha e insistere perché la domanda venga respinta; l’ufficio potrebbe accettare la richiesta e il marchio Alfa verrebbe cancellato.
Prima registri il marchio, minori sono i danni cui potresti andare incontro
Vuoi registrare il marchio e vuoi avere la certezza che non succederà nulla?
Il consulente può certamente stimare i rischi che potresti correre, ma la serenità di un certificato di registrazione concesso è un’altra cosa. Una cosa quindi è certa: prima registri, minori sono i danni cui potresti andare incontro.
Se sei all’inizio e in seguito all’iter di registrazione qualcuno fa opposizione chiedendo – e ottenendo – il rifiuto del tuo marchio, hai la possibilità di tornare sui tuoi passi e senza troppe spese. Avrai perso solo le tasse di registrazione e l’investimento per la creazione del marchio, ma si tratta di una perdita molto più contenuta di quella che potrebbe patire chi, invece, usa un marchio non registrato per anni e si trova a dover subire le conseguenze di una contestazione: ritiro della merce dal mercato, cambio packaging, eventuale cambio della ragione sociale e del nome a dominio del sito web. Un danno economico non indifferente, ma soprattutto un danno reputazionale importante, con conseguente perdita di clientela.
Allora potresti chiederti: perché registrare il marchio se le conseguenze possono essere in parte imprevedibili? Perché è un rischio che forse stai già correndo e procedere al più presto con la registrazione ti può dare una tranquillità – e un valore – che non ha prezzo per la tua azienda.
La situazione, per fare un esempio, è simile a quella di chi vive in una casa che non ha l’agibilità e vuole venderla al miglior prezzo, ma per farlo deve chiedere il certificato di agibilità. Non sa se sia agibile o meno ma, una volta fatti i rilievi, scopre che non lo è e che quindi non può ricavare quel che pensava dalla vendita. E’ dunque costretto a ristrutturare per mettere a norma la casa. Con il marchio è la stessa cosa: se non lo hai registrato, prima o poi qualcuno che vuole investire sullo stesso potrebbe dirti che non lo fa se non ha garanzie di tutela sul marchio, in Italia e all’estero.
Il nostro consiglio
Se usi per anni un marchio di fatto, cioè un marchio non registrato, ad un certo punto devi affrontare le incognite che fino a questo momento hai tenuto da parte. Ti conviene comunque affrontare i rischi, piuttosto che continuare ad avere un marchio non registrato suscettibile di contestazione – assumendoti tutti i rischi che corre un marchio di fatto – e che potrebbe darti dei problemi qualora, per esempio, tu decidessi di venderlo, di esportare all’estero o commercializzare su Amazon. Tutte situazioni in cui è necessario avere il certificato di proprietà del marchio, che si ottiene solo con la registrazione. Inoltre, è importante sottolineare che, anche se registri il marchio, esiste sempre il rischio che qualcuno lo contesti. Solo passati 5 anni dalla registrazione, a determinate condizioni, hai la tranquillità che il marchio sia tuo al 100%: un diritto che nessuno ti potrà più contestare.