Quando registriamo il nostro marchio dobbiamo sapere che la registrazione ha validità solo nel territorio dove presentiamo la domanda. Saprai anche che i costi per registrare un marchio cambiano in base ai territori di registrazione. Quindi, se hai registrato il tuo marchio solo in Italia devi tenere in considerazione che, altrove, è possibile – e del tutto lecito (in assenza di mala fede) – che qualcun altro registri lo stesso marchio, anche per gli stessi prodotti e servizi. Se accadesse in Italia, hai tanti strumenti a disposizione per difenderti (ad esempio l’opposizione), mentre se accadesse all’estero potresti avere poche carte, tutte costose, da giocarti.
Come tutelarsi se il nostro obiettivo è quello di garantirci il diritto di utilizzo del marchio anche altrove? Vediamo come registrare un marchio all’estero.
Quando serve registrare un marchio all’estero?
Lo scopo di registrare un marchio anche fuori dall’Italia è quello di assicurarsi una tutela estesa oltre i confini nazionali. Ci sono, in particolare, alcuni casi specifici nei quali procedere con la domanda è utile e, anzi, consigliato.
- Se i tuoi prodotti o servizi sono venduti e pubblicizzati fuori dall’Italia
- Se vendi solo in Italia ma fai produrre in un altro Stato e la merce arriva in Italia già con il tuo marchio sulla confezione.
Un caso piuttosto comune è la vendita dei propri prodotti tramite distributore locale estero. Se ti riconosci in questa situazione e non hai ancora registrato il tuo marchio nello Stato in cui i tuoi prodotti sono distribuiti dovresti registrarlo immediatamente, prima che sia troppo tardi.
Registrare un marchio all’estero: una tutela oltre i confini nazionali
Potrebbe accadere, infatti, che il distributore locale proceda a registrare il marchio a proprio nome (o, peggio, intestandolo ad un suo prestanome) e, ai primi dissidi, lui sia libero di rifornirsi altrove utilizzando il tuo marchio. Sarà quindi la tua merce a correre il rischio di essere bloccata in dogana in quanto in contraffazione del marchio registrato dal tuo ex distributore. Certo, potrai rivolgerti al tuo avvocato e sperare di ottenere giustizia in tempi brevi ma trovarti in questa situazione ti farebbe pentire di non aver pensato prima a registrare il tuo marchio all’estero.
Come funziona il marchio all’estero
Estero è tutto ciò che si trova al di fuori dei confini italiani, dove potremmo trovarci di fronte ad una di queste situazioni:
- Non abbiamo altra scelta che rivolgerci all’ufficio nazionale del singolo paese straniero.
- Possiamo rivolgerci ad un solo ufficio che rilascia un certificato di marchio valido in più Stati.
- Una via di mezzo tra le due alternative
Il marchio nazionale estero
Di fatto, si tratta di presentare la domanda di registrazione di marchio direttamente presso l’ufficio del paese dove ti interessa assicurarti la tutela. Possibilità sempre presente per tutti gli Stati esteri
- Per gli Emirati Arabi, Brasile ed altri territori, che non fanno parte del marchio internazionale, è l’unica strada percorribile
- Se non si è obbligati a scegliere un marchio nazionale estero lo si fa prevalentemente per una convenienza di tempi, costi o per altre particolari ragioni. Se possibile,si guarda preferibilmente alle altre possibilità che ci sono per registrare un marchio all’estero.
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Un solo marchio in più Stati
Un’alternativa è quella rappresentata dalla registrazione di un unico marchio per più Stati in contemporanea. In questo caso, è possibile presentare la domanda presso un solo ufficio marchi e la registrazione, se accettata, è automaticamente valida in più di un Paese. Questa soluzione, molto semplice, è tuttavia possibile solo in pochi casi, tra cui quello più interessante anche dal nostro punto di vista è quello dell’Unione Europea. Infatti, la registrazione del “Marchio Europeo” è valida automaticamente in tutti e 28 i paesi membri dell’UE.
Marchio internazionale
Tutti gli Stati evidenziati in giallo in questa cartina fanno parte dei trattati sul Marchio Internazionale.
Per tutti gli altri Stati l’unica possibilità è il marchio nazionale estero.
Il Marchio Internazionale è una via di mezzo tra le due precedenti. Questa procedura, valida solamente nei paesi che hanno firmato il Trattato di Madrid sul Marchio Internazionale, prevede che la domanda di registrazione del marchio sia presentata presso un solo ufficio centrale (la WIPO di Ginevra), indicando però quali sono tutti i paesi per cui viene chiesta la tutela contemporaneamente. Saranno poi gli Stati per cui è richiesta la registrazione a decidere se concederla o meno. Ti consiglio di leggere l’articolo sul marchio internazionale per scoprire davvero come funziona.
Tra i vantaggi di questo tipo di percorso vi è sicuramente una riduzione dei costi se paragonata ai singoli depositi nazionali esteri.
Quali differenze tra le tre opzioni?
Abbiamo visto, dunque, quali sono le possibilità per registrare un marchio all’estero, ma quali sono nel concreto le differenze tra marchio nazionale estero, marchio europeo e marchio internazionale?
Dal punto di vista dei diritti che si ottengono grazie alla registrazione non ci sono differenze, quello che cambia sono piuttosto i tempi, i modi e i costi. Inoltre, non sempre chi vuole registrare il proprio marchio all’estero ha concretamente possibilità di scelta: come anticipato, infatti, in Brasile o negli Emirati Arabi è possibile procedere solo con un marchio nazionale estero, mentre per gli Stati Uniti e Russia si possono sfruttare tutti i vantaggi offerti dal marchio internazionale.
Registrare un marchio all’estero: come fare
Proprio perché le regole e le opzioni cambiano da Stato a Stato è fondamentale, per poter registrare un marchio all’estero, poter contare su una rete molto affidabile di professionisti in loco: l’operazione, infatti, non è semplice ed è richiesta una conoscenza approfondita delle diverse legislazioni.
In quasi tutti gli Stati, inoltre, è comunque necessario avere come riferimento un corrispondente locale di fiducia. Capita spesso, infatti, che durante l’iter di registrazione del marchio internazionale uno o più territori tra quelli scelti richieda chiarimenti che è possibile dare solo rivolgendosi al professionista nazionale estero.
Lo studio legale Safety Brand ha costruito negli anni una ampia e fidata rete di corrispondenti in tutti gli Stati e ogni anno i professionisti dello studio li incontrano personalmente in occasione del più importante meeting internazionale in materia di marchi International Trademark Association, INTA.
Quanto costa registrare un marchio all’estero?
Non ci resta che rispondere ad un’ultima domanda tra quelle che vengono poste più spesso a proposito della registrazione di un marchio all’estero: il prezzo. Come è possibile immaginare, non esiste un tariffario standard poiché dipende, innanzitutto, dal tipo di strada che si sceglie di percorrere e dai Paesi per i quali si desidera ottenere tutela. Con una spesa di poco superiore ai 1.000 Euro, per esempio, è possibile ottenere tutela in tutti e 28 i paesi dell’UE con la registrazione del marchio europeo. I costi del marchio internazionale seguono invece una logica diversa.
Non esiste una tariffa standard per registrare un marchio all’estero
Se registrare un marchio Europeo o uno Internazionale può avere costi accessibili considerando il numero di Stati in cui si ottiene il diritto di marchio per alcuni territori il costo di registrazione diventa un fattore non trascurabile. E’ il caso, ad esempio, degli Emirati Arabi. Per ottenere la registrazione di marchio in questo paese è necessaria la firma autenticata sull’incarico dato al professionista, la legalizzazione della Procura della Repubblica e il visto consolare. Sommati questi costi alle tasse di pubblicazione richieste dagli Emirati il costo lievita facilmente sopra i 3.000 Euro. A questi andranno poi aggiunte le spese per le tasse di registrazione. Insomma, tutt’altra storia rispetto ai costi del marchio Europeo o del Marchio Internazionale
La questione dei costi rimane tuttavia variabile da caso a caso, ragion per cui solo un confronto con un professionista può darti il consiglio migliore.
