Registrare il marchio in autonomia o affidarsi ad un esperto: in questo articolo trovi alcuni dei principali aspetti da considerare per prendere una decisione consapevole.
Potresti infatti pensare che la registrazione del marchio sia un semplice adempimento burocratico per il quale non ti occorre un professionista, ma alla prova dei fatti ti renderai conto con ogni probabilità che vale davvero la pena avere il supporto di un esperto in materia.
Se stai leggendo questo articolo, probabilmente sai già che registrare il marchio è una delle scelte fondamentali per far crescere un business. Non esiste azienda strutturata, piccola o grande, che non tuteli i propri marchi. Ottenere il certificato di registrazione del marchio, infatti, è il modo più sicuro (ed economico!) per non subire contestazioni nel corso del tempo e per poter commercializzare anche all’estero. Fuori dal territorio italiano, infatti, il prerequisito che ti viene chiesto dai tuoi partner commerciali è in genere proprio la registrazione del marchio, garanzia di unicità.
Se hai preso la decisione di registrare il tuo marchio e ti stai chiedendo che differenza c’è tra la registrazione in autonomia alla Camera di Commercio e quella con un professionista, questo articolo ti sarà di aiuto, così come ti saranno certamente utili i dati ufficiali che seguono, relativi ai marchi europei presentati nel 2018:
- 1341 marchi rifiutati
Significa che i marchi presentati non avevano i requisiti previsti dalla legge per essere registrati.Si trattava quindi di marchi non registrabili o nulli
Per i quali le tasse sono state inutilmente pagate.
- 1889 marchi ritirati
Significa che chi ha presentato la domanda di registrazione ha preferito o è stato costretto a rinunciare alla richiesta di tutela, per evitare conflitti con marchi anteriori o perché l’Ufficio ha emesso un rifiuto alla registrazione - 8411 marchi contestati formalmente
Significa che i marchi presentati sono stati contestati, per mezzo di formale opposizione, da chi riteneva di avere un diritto anteriore, cioè un marchio simile o identico a quello per cui era stata richiesta la tutela.
Cosa ci dicono questi dati?
Innanzitutto che registrare il marchio è un’operazione più complessa di quanto si possa credere. I marchi rifiutati (per i quali quindi sono state pagate inutilmente le spese di registrazione) sono, quasi sempre, marchi depositati senza il supporto di un professionista del settore, che avrebbe invece avvisato il proprio cliente di eventuali criticità del marchio scelto.
Chi registra in autonomia si espone a dei rischi, con conseguenze spesso molto costose.
Cerchiamo allora di capire quali sono questi rischi, quali sono le principali differenze tra le varie possibilità di registrazione (alla Camera di Commercio o attraverso il portale UIBM, con un consulente abilitato o tramite un sito web di “agenzie disbrigo pratiche”) e quali gli errori più comuni di chi sceglie la registrazione “fai da te”.
Il vantaggio della registrazione “fai da te” alla Camera di Commercio? Non c’è!
Procedere in autonomia è rischioso, oltre che dispendioso in termini di tempo e di probabili spese cui si andrà incontro. In una prima fase risparmieresti sull’onorario del professionista, è vero, ma i costi legati ad una registrazione sbagliata – o che non va a buon fine – e alla gestione del tempo da dedicare alla questione sarebbero di certo ben superiori.
I rischi di chi registra in autonomia
I rischi che si corrono registrando in autonomia alla Camera di Commercio sono molti e, per esperienza diretta, possiamo dirti che tanti non li conoscono.
Se registri in autonomia hai alte probabilità di commettere errori e di ritrovarti con un pugno di mosche: potresti non ottenere mai la registrazione del marchio o il certificato ricevuto con la registrazione potrebbe in realtà non valere nulla. L’unico modo per sanare la situazione sarebbe quello di registrare nuovamente il marchio con tutti gli adempimenti e gli oneri che questo comporta e sempre con il rischio che altri abbiano registrato il marchio prima di te.
1. Pagare le tasse di registrazione inutilmente, per registrare un marchio che ha altissime probabilità di essere rifiutato dall’Ufficio
Il primo rischio che puoi correre è quello di pagare inutilmente le tasse di registrazione perché il marchio non ha i requisiti di legge per poter essere registrato. Una volta pagate, le tasse di registrazione non sono rimborsabili.
2. Depositare un marchio che non potrà valere nulla nei confronti dei terzi
Il secondo rischio che si corre è quello di depositare un marchio nullo, che viene accettato dall’Ufficio (perché l’esaminatore è stato “rapido” nell’esame) ma di per sé non valido o, comunque, con una tutela molto limitata. Accade spesso di vedere marchi – soprattutto italiani – che, sebbene concessi, siano in realtà nulli: come tali, non saranno mai azionabili nei confronti di eventuali concorrenti, che avrebbero gioco facile a contestare la validità del marchio.
Altre volte, invece, chi deposita da solo non è consapevole dei forti limiti che quel deposito presenta, magari perché l’ampiezza del diritto che si ottiene è davvero molto più limitata di quel che si pensava.
3. Chiedere la registrazione per un marchio simile o identico ad uno già registrato
Capita spesso che le persone non esperte nella registrazione dei marchi facciano una ricerca sul web o una verifica tramite banche dati gratuite. Quando non trovano marchi registrati identici ma solo marchi già registrati similari si convincono che si tratta di segni diversi magari perché graficamente differenti o perché diversi per qualche lettera: procedono così con la registrazione esponendosi a rischio di contestazioni e di dover poi modificare etichette, packaging, sito e comunicazione aziendale.
Ci capita spesso di notare che quelli che sembrano marchi “diversi” a chi non è del settore sono invece, in base alle regole sulla confondibilità dei marchi, segni confondibili. Solo un consulente marchi o un avvocato con molta esperienza nella materia – che conosce le norme e le direttive degli uffici marchi – può dare un parere per stabilire se ci sono rischi di confondibilità e di contestazione
4. Rispondere in prima persona a rilievi dell’Ufficio o in caso di contestazione
Un altro rischio che pochi considerano è quello di trovarsi di fronte e rilievi degli esaminatori dell’Ufficio o a contestazioni di terzi, difficili da gestire in assenza di un supporto professionale.
L’Ufficio, per il tramite dei suoi esaminatori, una volta ricevuta la domanda di marchio potrebbe fare dei rilievi formali o emettere un rifiuto alla registrazione: ipotizziamo che tu sia andato in autonomia alla Camera di Commercio, pensi di essere nelle condizioni di rispondere all’esaminatore nei termini giuridici necessari?
Ipotizziamo ancora, per esempio, che il marchio da te depositato in autonomia sia stato pubblicato nel Bollettino ufficiale. Se dovessi ricevere una contestazione a mezzo diffida o un’opposizione alla registrazione, davanti all’Ufficio, avresti forse gli strumenti per gestire da solo la controversia?
Ricordati, inoltre, che né l’Ufficio italiano né quello europeo fanno la ricerca di anteriorità, cioè non verificano se ci sono già marchi registrati simili o identici.
Se qualcuno deposita un’opposizione, l’ufficio si rivolge a chi ha presentato la domanda di registrazione – quindi direttamente a te, se hai fatto tutto in autonomia – indicando i termini per il deposito di una memoria giuridica in favore della registrazione. Capirai bene che, senza alcuna conoscenza e competenza legale sulla normativa in materia di marchi, non potrai predisporre questo testo giuridico per l’esaminatore dell’Ufficio.
5. Togliere tempo alle attività strategiche per il business
Registrare il marchio è certamente un’attività strategica per ogni attività, grande o piccola che sia. Per la sua importanza, è opportuno delegarla a un professionista, per poterti dedicare alle attività fondamentali per il tuo business di cui solo tu puoi occuparti.
Se registri in autonomia, infatti, il tempo necessario per il disbrigo pratiche e per la gestione “amministrativa” del marchio presente e futura è totalmente a tuo carico e viene necessariamente distolto dalla tua attività principale. Nel nostro approfondimento su come registrare un marchio puoi farti comunque un’idea dei documenti e della trafila da seguire per la registrazione del marchio italiano.
Così come per la tua contabilità ti affidi ad un commercialista e per la tua salute ti affidi ad un medico, non c’è davvero motivo per agire diversamente quando si tratta del tuo marchio! Affidati ad un professionista, ne guadagnerà il tuo business.
Gli errori più comuni fatti da chi registra da solo alla Camera di Commercio
Ci capita spesso di ricevere richieste da parte di persone che hanno registrato il marchio in autonomia e ben 9 volte su 10 riscontriamo degli errori che rischiano di vanificare il tempo e le spese sostenuti per la registrazione. Sono principalmente:
1. Errori nella scelta della classe merceologica
Chi registra non conosce tutte le voci incluse nelle categorie definite dalla Classificazione di Nizza e sceglie classi errate per la sua attività, oppure si limita ad una sola classe, quando invece la sua attività copre più ambiti e quindi rientrerebbe in più categorie merceologiche.
2. Errori nel tipo di registrazione
Chi registra da solo generalmente deposita il marchio come un “unico blocco” composto da nome ed elementi figurativi, credendo di tutelare tutto in un solo colpo, quando invece potrebbe essere preferibile proteggerli separatamente: il nome come marchio denominativo, il logotipo come marchio figurativo. Registrando un marchio “unico” spesso si rischia di diminuire la protezione dei singoli elementi che lo compongono e quindi si limita sul nascere la possibilità di contestare eventuali marchi parzialmente simili. Per approfondire maggiormente questo aspetto ti consigliamo di leggere il nostro articolo sulla differenza fra marchio e logo.
3. Marchi che non hanno i requisiti per essere registrati
Il marchio, per poter essere registrato, deve rispettare alcuni requisiti previsti dalla legge. Fra questi ci sono il fatto che non sia descrittivo e che non contenga termini di uso comune nel commercio, ma molti marchi che ci vengono sottoposti hanno proprio queste caratteristiche e quindi verrebbero respinti dall’Ufficio competente. Come abbiamo visto sopra, chi non è esperto di diritto industriale non potrà sapere se il marchio rispetta i requisiti previsti dalla legge.
4. Marchi simili o identici ad altri marchi già registrati
Abbiamo visto che in alcuni casi chi registra fa prima una ricerca in autonomia o sul web per verificare che non ci sia un marchio identico a quello che vuole registrare: se non lo trova pensa di essere a posto e di poter procedere tranquillamente, mentre se lo trova pensa che, modificandolo un po’, aggiungendo una parola o un articolo, possa differenziarsi a sufficienza ed evitare contestazioni…ma non è sempre così, anzi! In alcuni casi potrebbe bastare qualche modifica, ma nella maggior parte dei casi il marchio va ripensato completamente. Ad ogni modo, solo un professionista con esperienza potrà dare indicazioni chiare sulla confondibilità o sulla distanza tra due marchi, con un parere di registrabilità.
Facciamo un esempio
L’azienda Omega srl dal 2016 srl produce mobili artigianali su misura, realizzati con materiali di pregio, a marchio Tamerlano Design e li vende in quantità selezionate in alcune boutique esclusive nelle principali città italiane. Per realizzare il marchio la Omega srl si è affidata ad uno studio specializzato in Brand Identity, che ha confezionato una grafica completamente personalizzata, con simboli e colori perfettamente in linea con lo stile dell’azienda. Dopo qualche tempo la Omega srl riceve una diffida dalla Gamma srl, un’azienda che produce mobili industriali a marchio Tamerlano – rappresentato come una semplice “scritta”, senza simboli né particolari grafiche – registrato però nel 2010. Nella diffida la Gamma srl fa presente che il suo marchio è antecedente a quello della Omega e che quest’ultima ha realizzato un marchio identico al suo, chiede quindi che venga ritirato.
Chi ha ragione?
La Gamma srl. Infatti non importa che il marchio della Omega srl riporti la parola “Design” dopo “Tamerlano”, né che la grafica dei due marchi sia radicalmente diversa. Ancora, non conta neanche che i mobili realizzati siano diversi nello stile e nel tipo di distribuzione commerciale, si tratta in entrambi i casi dello stesso tipo di prodotto e quindi della stessa classe merceologica. Da un punto di vista legale i due marchi sono identici e la classe merceologica in cui possono essere registrati è la stessa.
Purtroppo chi registra da solo non è consapevole fino in fondo di quello che sta facendo e a fronte di errori, una volta depositato il marchio, non potrà più apportare modifiche e l’unico modo per rimediare sarà registrare nuovamente il marchio. Una spesa doppia che avrebbe potuto evitare rivolgendosi ad un professionista fin da subito.
Ecco gli errori più comuni di chi registra in autonomia, riassunti in questa infografica:
Alcune persone sono consapevoli di poter sbagliare e quindi si affidano a servizi web che sembrano offrire un servizio equivalente a quello di un consulente abilitato, senza sapere che in realtà si tratta solo di un disbrigo pratiche.
Registrazione in autonomia o professionista abilitato? A te la scelta
Nella registrazione del tuo marchio non hai obblighi. Puoi optare per il fai da te e fare tutto in autonomia alla Camera di Commercio, ma per esperienza possiamo dirti che la probabilità che tu commetta degli errori è molto alta. Puoi invece affidarti ad un professionista abilitato e con esperienza, che saprà consigliarti la strategia migliore per tutelare il tuo Brand, proteggerlo in caso di contestazioni e verificare che non ci siano altri marchi che possano ledere i tuoi diritti. A te la scelta.
