Verifica del marchio registrato: non fidarti di una ricerca superficiale

La verifica del marchio registrato è un’operazione più complessa di quanto si creda comunemente. Forse anche tu, come molti utenti che ci contattano, stai consultando una delle banche dati gratuite che ti promettono di accertare se il marchio che vuoi registrare è “disponibile”, ma è un approccio semplicistico e fuorviante.
Innanzitutto non esiste un elenco dei marchi disponibili, in secondo luogo queste banche dati non sono complete e in ogni caso ci sono molte altre variabili da considerare.
Vediamo quali sono.

VARIABILE #1

Hai verificato che non esiste un marchio registrato identico al tuo. Ma hai la certezza che non ce ne sia uno simile?  

Dalla tua ricerca potresti desumere che, nella tua stessa classe merceologica, non esista un marchio anteriore identico a quello che vorresti registrare.
Ma forse ce n’è uno simile! E dalla banca dati non è emerso.
Due marchi possono entrare in conflitto anche se non sono perfettamente identici, basta che si assomiglino. Infatti, chi ha registrato un marchio anteriore simile potrebbe opporsi alla tua richiesta di deposito o chiedere la cancellazione dal registro del tuo marchio.

Ti stai chiedendo come stabilire se due segni distintivi sono simili?

Non è affatto semplice e solo un professionista esperto ti saprà dare indicazioni precise, perché è una valutazione da fare caso per caso. Per stabilire se due marchi sono simili bisogna confrontarli seguendo tre criteri: assonanza letterale (fonetica), assonanza visiva, assonanza concettuale.

Un esperto può aiutarti a capire se due segni distintivi sono simili

Nel primo caso sono considerati simili se si assomigliano dal punto di vista sonoro e per come vengono pronunciati. Per esempio, il marchio EPPOL, quando viene pronunciato, assomiglia al marchio registrato Apple, oppure il marchio Ikkeda potrebbe essere giudicato simile al marchio IKEA.
Si ha somiglianza visiva quando i due marchi sono simili graficamente. Per esempio, un marchio nero su fondo bianco che rappresenta un cane San Bernardo potrebbe essere considerato simile al marchio col panda del WWF.
La somiglianza è concettuale quando i marchi rappresentano concetti simili. Per esempio, il marchio “Libro delle facce” per un Social Network è concettualmente  sovrapponibile al marchio registrato Facebook.
Più punti di somiglianza ci sono, più è alta la probabilità che i due marchi siano giudicati simili.

VARIABILE #2

Il tuo marchio è “disponibile”, ma hai la certezza che abbia i requisiti per la registrazione?

In molti casi un marchio non è nel database semplicemente perché non rispetta i requisiti di legge per la registrazione!

Ricordiamo brevemente quali sono i requisiti da rispettare affinché un marchio possa essere registrato:

• Deve essere lecito, quindi non può contenere segni contrari alla legge o all’ordine pubblico

• Deve essere originale e avere capacità distintiva, perciò non può contenere denominazioni generiche, termini di uso comune nel commercio o essere realizzato in modo da descrivere ciò che rappresenta

• Deve avere carattere di novità, quindi, come abbiamo visto, non può assomigliare ad un marchio precedentemente registrato da altri

È possibile che qualcun altro abbia già cercato di registrare un marchio identico o simile al tuo e che la sua richiesta sia stata rigettata, ed è per questo che in banca dati non risulta!
In moltissimi casi accade perché il marchio è descrittivo.
Ad esempio, il marchio “Fiori d’arancio” non potrebbe essere registrato se appartiene ad un fioraio o ad una wedding planner, così come “Magneti di alta gamma” non può essere registrato per un’azienda metalmeccanica, “Consulenza Web Marketing” per un’agenzia pubblicitaria, “New Civil Law” per uno studio legale e così via.

VARIABILE #3

Il marchio che vorresti registrare viola il diritto d’autore o una denominazione d’origine

“Il nome della rosa”, “Ragione e sentimento”, “Nel blu dipinto di blu” , “Grana padano”, “Verdicchio”, “Trebbiano”…
Cos’hanno in comune questi nomi?
Sono protetti dal diritto d’autore o da una denominazione d’origine.
Rientrano quindi nel caso di marchio che viola altri diritti, che non si può registrare.

Nelle banche dati gratuite, i marchi con un nome identico a quello di un libro o di una canzone, per esempio, risulterebbero “liberi”, ma questo non significa che tu possa chiederne la registrazione, perché violeresti altri diritti e di ciò potresti doverne rispondere in tribunale (oltre che rischiare il rifiuto della tua domanda da parte dell’ufficio competente).

VARIABILE #4

E se ci fosse già un marchio di fatto?

Il nostro ordinamento riconosce alcuni diritti a chi ha un marchio di fatto, cioè a chi usa un marchio senza averlo registrato.
La registrazione, infatti, non è obbligatoria, ma la legge italiana prevede che se un soggetto riesce a provare di essere stato il primo in assoluto ad aver utilizzato quel marchio e che questo ha una notorietà diffusa a livello nazionale (non solo locale), può chiedere la cancellazione dal registro di marchi simili o identici al suo marchio di fatto (sempre per il medesimo settore merceologico).
Perciò, in fase di ricerca preliminare, potresti desumere che il tuo marchio sia libero quando invece è identico o simile ad un marchio di fatto usato da tempo da altri.

VARIABILE #5

Diritto di proprietà sul marchio: una brutta sorpresa!

C’è poi un caso, infrequente ma possibile, che dimostra quanto la disciplina della registrazione del marchio sia complessa e che nulla può essere dato per scontato.
È il diritto di priorità acquisito su un marchio.
Secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, riconosciuta da moltissimi Paesi del mondo, se un imprenditore (o altro soggetto), al momento del deposito del marchio in uno Stato che aderisce alla convenzione, ha intenzione di avvalersi del diritto di priorità ha 6 mesi di tempo per poter registrare il suo marchio in qualsiasi altro Paese aderente e in questo caso la data di registrazione risulterebbe la stessa del primo deposito.

Facciamo un esempio

L’azienda statunitense “Idra&co.” deposita il suo marchio “Idrass” negli USA il 2 gennaio 2017
Il 2 marzo 2017, un’azienda italiana registra in Italia il marchio “Idrass” perché alla data del 2 marzo non era presente nei registri nessun marchio identico  né in Italia né in Europa.Il 2 maggio 2017 l’azienda statunitense registra il suo marchio anche in Italia, ma la data di deposito , in virtù del diritto di priorità rivendicato, risulta quella del primo deposito, cioè il 2 gennaio.
Quindi l’azienda italiana, che credeva di avere via libera perché non risultavano marchi simili o identici già registrati, si ritrova con un marchio che confligge con un marchio anteriore!

La registrazione ti tutela, ma è sempre meglio essere seguiti da professionisti

Come abbiamo visto, verificare in anticipo che il tuo marchio non sia già stato registrato è un’operazione più complessa di quanto si pensi e se anche tu registrassi il marchio con l’aiuto di un professionista, non saresti al riparo da contestazioni.
Infatti, quando chiediamo che ci venga riconosciuto un diritto (in questo caso la proprietà di un segno distintivo) ci esponiamo alla possibilità che altri facciano opposizione.

Cosa fare, allora? È meglio non registrare?
Assolutamente no!
La registrazione è il modo più sicuro per proteggere il tuo business e se ti affidi ad un professionista esperto, potrai farlo con la serenità di poter affrontare eventuali contestazioni nel modo più semplice e meno rischioso per te.