Cosa sono le classi merceologiche del Marchio

Le classi merceologiche definiscono i prodotti e servizi per i quali il marchio è tutelato. Per classificare qualsiasi prodotto o servizio sono state predisposte 45 classi merceologiche

30 marzo 2018

Classificazione merceologica per il marchio

Hai deciso di registrare il tuo marchio, ma sai per quali classi merceologiche dovresti fare il deposito? La scelta delle classi è fondamentale nella registrazione del marchio ed è una delle prime valutazioni da fare insieme al professionista cui hai scelto di affidarti. Il tuo marchio infatti sarà tutelato solo per le classi di prodotti o servizi identici o affini a quelli che indicherai nella domanda di registrazione.

Per fare un esempio, se produci e vendi sia vestiti che occhiali da sole e non registri il tuo marchio per le classi 25 (articoli di abbigliamento) e 9 (occhiali, montature per occhiali), non potrai assicurarti l’uso esclusivo del marchio e con ogni probabilità non potrai vietare ad altri concorrenti di usare un marchio simile o anche identico al tuo, vanificando gli sforzi sostenuti per proteggere il tuo Brand.

Vediamo, dunque, cosa sono e quante sono le classi merceologiche, a cosa servono, quali scegliere e rispondiamo ad una domanda che ci viene posta molto spesso: è possibile aggiungere una classe merceologica dopo aver registrato un marchio


A cosa servono le classi merceologiche

Le classi merceologiche sono degli insiemi (categorie) che raggruppano tutto ciò che è vendibile come prodotto o servizio.

Attenzione, però, non hanno nulla a che fare con la classificazione delle attività economiche conosciuta come “Categoria Ateco”, che identifica invece il codice da attribuire ad una determinata attività economica. 

Le classi merceologiche di registrazione del marchio sono un tipo particolare di categorizzazione, definito a livello internazionale con la Classificazione di Nizza, e descrivono le categorie cui possiamo fare riferimento quando decidiamo di tutelare il nostro marchio.

Le classi merceologiche ci aiutano a capire se esiste un marchio simile o identico a quello che vogliamo registrare

Grazie a questa classificazione possiamo sapere se nei settori che ci interessano esiste già un marchio simile o identico a quello che vogliamo registrare e quindi se esiste il rischio di violare un diritto pregresso di altri. 
Ecco perché è così importante 
scegliere correttamente le classi merceologiche del marchio, uno degli elementi più importanti della più ampia strategia di registrazione di un marchio.


Quante e quali classi merceologiche esistono

La lista completa conta 45 classi:

  • le classi dalla 1 alla 34 raggruppano tutti i prodotti
  • le classi dalla 35 alla 45 raggruppano tutti i servizi

Anche se la classificazione ad oggi conta circa 10 mila prodotti e servizi, non si tratta di un elenco esaustivo e fisso, ma cambia a seconda dei mutamenti del mercato e viene aggiornato anche in base alle novità della tecnologia.


Cos’è la classificazione di Nizza

È un sistema di categorizzazione adottato da tutti gli Stati che hanno sottoscritto i trattati sulla Classificazione di Nizza e che sono tenuti ad applicarlo, indicando nelle pubblicazioni ufficiali e nei documenti correlati il numero di classi merceologiche associate a un determinato marchio. 
Attualmente la versione utilizzata è l’undicesima e vi aderiscono quasi tutti gli Stati del mondo dove è possibile registrare un marchio. 

La Classificazione di Nizza cambia periodicamente in base alle nuove esigenze di mercato

Dato che la classificazione risente dei cambiamenti del mercato e delle nuove tecnologie, gli Stati che vi hanno aderito si riuniscono periodicamente presso la sede della Wipo a Ginevra per ampliare ed aggiornare l’elenco.

La Classificazione di Nizza si estende ai marchi internazionali registrati presso la Wipo (World Intellectual Property Organization), ai marchi europei depositati presso l’Euipo (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) e a tutti i marchi registrati presso organizzazioni nazionali come, per esempio, l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per il marchio italiano.


Perché è stato creato un sistema di classificazione comune?

L’obiettivo della Classificazione di Nizza è di uniformare le categorie, creando una concordanza e un’armonia a livello internazionale, utile anche a scoprire con più facilità se il marchio da registrare è simile o identico ad uno già registrato e per quali settori.
Come funziona questo tipo di indagine?
Prima della registrazione vera e propria, in fase di controllo e analisi, il consulente può fare una
 ricerca di anteriorità per vedere se esistono marchi identici o simili a quello da tutelare.

La ricerca di anteriorità aiuta a scovare marchi identici o simili al tuo 

Non si tratta di un’operazione semplice o automatica, talvolta anzi è molto complesso o costoso consultare in tempi rapidi un elenco esaustivo di tutte le registrazioni – ed è bene chiarire che non è possibile avere un risultato certo al 100% - ma le classi di Nizza consentono di fare indagini mirate solo nei settori che hanno rilevanza. 
Ad eccezione dei casi di marchi notori, dunque famosi, la tutela vale infatti solo per le classi di Nizza prescelte all'atto del deposito o, al più, per quelle considerate affini. Anche la ricerca di anteriorità, quindi, verrà svolta dal professionista solo nelle classi rilevanti.


Quali classi merceologiche scegliere

Ogni classe, fra le 45 disponibili, è a sua volta un contenitore molto ampio, che raccoglie al suo interno una serie di sottoinsiemi. Data questa complessità, quali classi merceologiche scegliere e come selezionare i singoli prodotti o servizi da inserire? 
È una domanda che tutti si pongono quando devono registrare un marchio e da questa scelta deriva la sua effettiva tutela. Quando si registra un marchio per una certa categoria merceologica, infatti, si impedisce ad altri di registrare e usare marchi simili o identici, ma 
solo nel settore a cui appartengono quei prodotti o quei servizi.


Facciamo un esempio


L’azienda Alfa srl produce mobili a marchio Gamma. In fase di registrazione del marchio, dovrà scegliere la classe numero 20, cioè mobili e complementi di arredo, perché è il suo settore di competenza, ma non sarà interessata alle classi 05 (prodotti farmaceutici) e 33 (bevande alcoliche), che invece riguardano altri settori, molto lontani dal suo. Questo significa che i concorrenti di Alfa non potranno registrare un marchio simile o identico a Gamma nella classe 20. Allo stesso tempo, però, il marchio Gamma potrà essere registrato in altre classi merceologiche non affini. Quindi, se l’azienda Beta che opera nel settore farmaceutico volesse registrare il marchio Gamma per la classe 05 potrebbe farlo senza rischio di contestazioni. Si tratta infatti di prodotti diversi e la legge permette l’esistenza sul mercato di beni non in concorrenza tra loro con un marchio simile o anche identico. Non ci sono problemi per il consumatore finale proprio perché non c’è un rischio di confusione sul mercato, che è proprio quello che la normativa vuole evitare.


Allo stesso tempo, però, per tutelare i propri interessi, a volte un'azienda deve depositare il marchio in una 
molteplicità di classi merceologiche per ottenere la protezione desiderata. È il caso delle aziende cosmetiche che producono creme medicate, che dovranno depositare il proprio marchio sia nella classe 03 dei cosmetici e creme viso sia nella classe 05 per le creme medicate.


Facciamo un altro esempio


supermercati sono di solito associati alla classe 35 (gestione di affari commerciali). Molto spesso però la stessa catena di supermarket ha anche una sua linea di prodotti a marchio proprio. In questo caso, il marchio andrà registrato anche per le categorie corrispondenti, quindi nelle singole classi di cibi e bevande o dei prodotti per la casa, attraverso un deposito multiclasse.

Un esempio analogo riguarda le aziende di software. Sono società di servizi e quindi appartengono ad una specifica classe merceologica (42 sviluppo, manutenzione, noleggio di software). Il software in sé per sé, però, è un prodotto e, come tale, andrà tutelato registrando l’apposito marchio anche nella classe dei prodotti numero 09.

Come abbiamo visto, è molto importante valutare attentamente e prima della registrazione in quali settori si vuole operare con il proprio marchio.


Cosa succede se non trovo il mio prodotto o servizio nella lista di Nizza?

È difficile che un sistema di categorizzazione come quello delle classi merceologiche possa rispondere sempre a qualsiasi esigenza: vengono inventati continuamente nuovi prodotti o servizi, che potrebbero non trovare una descrizione perfettamente calzante. 
Basti pensare al fit-bit, l’orologio-contapassi che oggi è molto diffuso e fino a pochi anni fa non esisteva. Chi vuole registrare un marchio perché produce questo tipo di strumenti dovrà, per esempio, scegliere sia la classe degli orologi che quella degli strumenti elettronici e tecnologici. L’innovazione può stimolare anche associazioni inedite che troveranno un loro inquadramento nelle classi di Nizza esistenti, purché fondate sulle caratteristiche dell’oggetto o del servizio da registrare.

È comunque possibile che, ad un occhio inesperto, un prodotto o servizio nuovo non sia così semplice da classificare, soprattutto se altamente innovativo.

In realtà tutto è classificabile, anche quello che a prima vista non sembra rientrare in nessuna delle Classi di Nizza. È anche per questo che è importante affidarsi ad un professionista del settore che sappia procedere con la dovuta cura alla classificazione merceologica per il proprio marchio.


Il tuo consulente saprà cosa fare

Se hai un marchio e non dovessi trovare il tuo specifico prodotto o servizio nella lista, non devi preoccuparti perché il tuo consulente saprà di certo trovare la classe (o le classi) corrette di appartenenza.
Per farlo, però, dovrà capire quali sono le 
caratteristiche più importanti del tuo prodotto o servizio, e per questo avrà bisogno del tuo aiuto. 
Dovresti quindi riflettere attentamente sulle peculiarità di ciò che vuoi registrare. Il tuo consulente potrà così cercare tra le classi merceologiche quelle che meglio lo descrivono.

 

Facciamo ancora un esempio


Prendiamo ad esempio la Search Engine Optimization (SEO), l’ottimizzazione di siti web e portali per i motori di ricerca. È un’attività di consulenza piuttosto nuova, che risente chiaramente dello sviluppo delle tecnologie informatiche. Ora, un consulente SEO che vuole registrare il proprio marchio senza l’aiuto di un professionista potrebbe facilmente trovarsi spiazzato perché non saprebbe quale classe merceologica scegliere. Sembra quasi che la SEO esuli da tutti gli sforzi di classificarla secondo parametri standard. Non è così: solo l’esperienza professionale di uno studio legale specializzato e la conoscenza approfondita della materia permette di sapere che questo tipo di attività è stata fatta rientrare nella classe 35 (pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale…).
Scegliere subito le classi merceologiche corrette è fondamentale, perché fare riferimento a voci 
già approvate dall’Ufficio competente significa portare a casa risultati molto importanti:

  • L’Ufficio viene messo nelle condizioni di valutare correttamente la domanda
  • I tempi per la concessione del marchio sono più rapidi, senza rischio di rilievi formali dell'Ufficio, che mettono in stand-by la domanda
  • In futuro sarà più facile difendere il marchio

Quello della SEO è solo un esempio. Esistono decine di prodotti o servizi nuovi che apparentemente sembrano non rientrare nella rigida Classificazione di Nizza ma che, dopo una valutazione approfondita, possono trovare una collocazione precisa. 


Perché è importante definire la classe di registrazione del marchio?

La classe merceologica di un marchio viene definita quando si deposita la domanda di registrazione. Come abbiamo visto, il suo scopo è identificare l’area merceologica e definire chiaramente l’ambito di tutela del marchio che si chiede di registrare. 
L’Ufficio richiede necessariamente di indicare 
per quale prodotto o servizio si richiede la tutela e sarà proprio in base alla classe merceologica scelta che otterrai l’esclusiva sul quel marchio nei settori che ti interessano.

La tutela è limitata solo al settore in cui si opera?
Non sempre. 
La tutela del marchio 
si estende a tutti i prodotti o servizi affini. Ad esempio, un marchio di spazzolini da denti sarà facilmente associato nella mente del consumatore a dentifrici, collutorio, filo interdentale o altri prodotti per l’igiene orale, anche se non specificatamente rivendicati all’interno della domanda di registrazione.

Stiamo parlando di oggetti molto vicini anche da un punto di vista pratico e commerciale, ma se nella domanda di registrazione non includi anche i prodotti affini, qualora un concorrente dovesse registrare un marchio confondibile col tuo dovrai dimostrare l’affinità. Invece, se li inserisci fin da subito nella domanda potrai proteggerti molto più facilmente, in maniera automatica con il solo certificato di registrazione del marchio per quei prodotti specifici.

Anche per questo motivo, quando si deve registrare un marchio è sicuramente lungimirante 
non limitarsi troppo nella scelta dei prodotti/servizi o delle classi. Un domani potresti offrire proprio ciò che oggi ti sembra solo simile al tuo core business!
Meglio registrarli subito per tutelare al meglio i tuoi interessi presenti e futuri, anche perché, una volta presentata la domanda di registrazione, non potrai più aggiungere una classe merceologica o un determinato prodotto. 
Il marchio, una volta depositato, 
non è più modificabile!

 

Aggiungere una classe merceologica a un marchio registrato

Posso aggiungere una classe merceologica dopo aver registrato il mio marchio?” È una domanda che ci pongono molto spesso. 
Diciamolo subito: 
non si può
Non è possibile aggiungere classi merceologiche a un marchio e nemmeno un singolo prodotto o servizio, seppure rientrante nella stessa classe, successivamente al suo deposito. Una volta presentata, non è più possibile modificare la domanda.

Non è possibile aggiungere una classe merceologica a un marchio registrato

Se col passare del tempo emerge la necessità di ampliare l’ambito di tutela del marchio, è possibile presentare una nuova domanda di registrazione indicando la nuova classe di interesse, ripartendo dunque da zero con un nuovo deposito. 
Una scelta che comporta un considerevole 
aumento dei costi perché, trattandosi di un nuovo deposito, si devono pagare di nuovo tutte le tasse richieste al momento della registrazione: 177 Euro per un marchio italiano in una classe e 850 per un marchio europeo (sempre in una classe). 

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Registrare il marchio in più classi è meno costoso di quanto potresti pensare

Non hai ancora registrato il marchio e stai valutando di depositarlo per più classi merceologiche? 
Forse temi che sia altrettanto dispendioso.
Non è così. Scegliere una classe merceologica aggiuntiva nel momento in cui viene presentata la domanda costa, di tasse, 34 Euro in Italia per ogni classe successiva alla prima. Per quanto riguarda un marchio europeo, invece, parliamo di 50 Euro per la seconda classe merceologica e di 150 dalla terza in poi, in relazione alla tasse richieste ad oggi dall’Ufficio marchi.

Il nostro consiglio
Rifletti fin da subito e in maniera approfondita sul tipo di prodotto o servizio che offri e su come potrebbe evolvere la tua attività, perché un giorno potresti espanderti anche in settori affini. Se il tuo prodotto o servizio è nuovo o se non trovi la parola giusta nella Classificazione di Nizza, non devi preoccuparti: siamo liberi di esplicitare le caratteristiche del prodotto o servizio da registrare, ma va fatto con grande attenzione e conoscendo molto bene il sistema delle classi merceologiche. Solo un consulente capace può districarsi agevolmente in mezzo a tutte queste informazioni e, grazie all’esperienza e allo studio dei precedenti giuridici, sa muoversi agevolmente nelle aree grigie della Classificazione di Nizza, trasformando quello che sembra un problema nella concreta opportunità di tutelare il marchio nel migliore dei modi.


 

 

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