Navigando online vi sarà certamente capitato di leggere “verifica qui la disponibilità del tuo marchio” oppure “verifica gratuitamente se il tuo marchio è registrabile”. Utilizzerò un banale esempio per farti capire quanto siano semplicistiche queste affermazioni. E’ come se il tuo medico ti dicesse “verifica qui il tuo stato di salute”, poi ti misura la pressione e giunge alla conclusione che il tuo stato di salute è ottimo oppure che hai un serio problema, senza però dirti quale e senza farti fare altri esami di approfondimento perché sarebbero costosi.

La ricerca di anteriorità fatta da un professionista è diversa da quella eseguita in autonomia

Un professionista serio che ha esperienza in questa materia per prima cosa non userebbe MAI le banche dati pubbliche gratuite perché sa bene che non sono affidabili. Inoltre, non ti direbbe mai “ho verificato e posso garantirti che il tuo marchio è disponibile”, ma ti spiegherebbe che non è possibile garantire la disponibilità di un marchio. Ti direbbe invece che è possibile valutare e prevedere eventuali rischi in seguito alla ricerca effettuata su una banca dati privata, dopo aver analizzato in modo approfondito i risultati. Esistono infatti diversi tipi di ricerche (sempre su banche dati private): quelle meno approfondite (identità) e quelle più approfondite (similitudine), che hanno tutte lo scopo di farti capire quali e quanti sono i rischi di contestazione del tuo marchio. Non esiste un marchio che non ha rischio di subire una contestazione. Se ti fai consigliare dal tuo consulente per i marchi e farai fare la ricerca più approfondita avrai a disposizione tutte le informazioni preziose per la scelta del tuo marchio. Se pensi di averle già perché ti hanno verificato gratuitamente la “disponibilità” del marchio, qualunque serio professionista del settore può garantirti che non è così.

Ti faccio un esempio facile. Ipotizziamo che il tuo nome sia Diego e insieme alla tua amica Serena decidete di lanciare una nuova linea di abbigliamento e che volete chiamarla con le iniziali dei vostri due nomi: DI.SE. Pensate sia un bel marchio e scoprite da una ricerca che nessuno ha mai registrato questo nome per il vostro settore. Vi sentireste tranquilli sapendo solo che la parola DI.SE non è ancora stata registrata da nessuno? Se la risposta è sì, non è quella corretta.

Infatti i marchi DI.SE potrebbe legittimamente essere contestato dal marchio anteriore DIESEL

Chiedere sempre aiuto ad un professionista esperto che utilizza banche dati private è la scelta migliore per il tuo marchio. Il “fai da te” e le verifiche gratuite spesso conducono a scelte sbagliate e a volte a danni che si potevano evitare facilmente. Registrare un marchio non è (solo) una formalità burocratica. Stai chiedendo di ottenere un diritto che un giorno potrà essere (o che già oggi è) il patrimonio più importante della tua attività.

Vediamo più in dettaglio cos’è la ricerca di anteriorità, quali banche dati pubbliche è possibile consultare gratuitamente e i limiti di queste banche dati.

Ricerca di Anteriorità Marchio: cos’è e a cosa serve

È uno dei passaggi più importanti che accompagna la registrazione di un nuovo marchio. Consiste nella ricerca, fatta prima di presentare la domanda presso l’Ufficio marchi, di marchi potenzialmente pericolosi o che, per diversi motivi, potrebbero entrare in conflitto col nostro.

E’ un passaggio fondamentale nell’iter di registrazione del marchio

Marchi uguali, ma anche marchi simili: tutti quei segni, in buona sostanza, che potrebbero generare un’opposizione da parte di chi li ha registrati prima di noi. Su questo punto occorre un ulteriore chiarimento. Se il concetto di marchio uguale è evidente, quello di marchio simile sfugge alla comprensione dei non addetti ai lavori perché con questo termine si indicano tutti i marchi che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

Assonanza fonetica
Assonanza visiva
Assonanza concettuale

con il marchio che vogliamo registrare. In quanto tali, possono generare un’opposizione da parte di chi li ha registrati prima di noi per una categoria merceologica identica o simile alla nostra. Si tratta di una possibilità e non è detto che succeda nel 100% dei casi: dipende tutto dalle scelte dei loro titolari e, statisticamente, succede nel 25% circa dei casi. È però un rischio. Il punto è il seguente: per minimizzare il più possibile i rischi la strada maestra è la ricerca di anteriorità fatta da un professionista quando ancora siete in tempo per scegliere un marchio diverso da quello che avevate in mente o per modificarlo magari in parte.

Ecco alcuni esempi utili per capire più da vicino il concettodi marchio simile:

Assonanza visiva: “2020” è simile a “ZOZO”
Assonanza fonetica: “Sky” è simile a “Scai”
Assonanza concettuale: “Sky” è simile a “Cielo”

Le assonanze visive e fonetiche possono estendersi a situazioni difficilmente ipotizzabili per chi non sa nulla di marchi. Un esempio?

BABIDU è simile a BABILU

Quando le lettere differenti tra due marchi denominativi sono poche, spesso gli esaminatori decidono a favore della somiglianza tra i marchi e danno quindi ragione al titolare del marchio anteriore, registrato per la stessa classe, che si era opposto alla registrazione del marchio successivo.

Tieni presente che nemmeno le differenze grafiche sono da sole sufficienti a rendere due marchi tra loro diversi da un punto di vista giuridico.

Questi due marchi sono stati ritenuti simili

Potremmo elencare migliaia di casi come questi: proprio per questo motivo ci teniamo a sottolineare quanto sia importante effettuare una ricerca di anteriorità approfondita. Essa permetterà di ridurre i rischi, ma non di eliminarli del tutto: questo va detto chiaramente. Così come va sottolineato che le ricerche di anteriorità compiute in autonomia non hanno praticamente alcun valore e generano spesso sviste ed errori formali o sostanziali che, di solito, costano molto caro.

Quando fare la ricerca di anteriorità

La ricerca di anteriorità va fatta prima possibile, con il parere di un consulente esperto. I potenziali rischi, infatti, non si esauriscono nella somiglianza tra due marchi, come detto in precedenza.

Va fatta il prima possibile e con l’aiuto di un consulente esperto

Certo, se utilizzate il vostro marchio già da molto tempo e non lo avete ancora registrato l’aiuto del vostro consulente non sarà tanto sulla ricerca di anteriorità quanto su tutte le possibili difese a vostra disposizione. Ci sono marchi rischiosi solo sulla carta, così come può accadere che chi ha diritto a contestare la nostra domanda di marchio poi non lo fa, per mille motivi. In sintesi, ogni marchio ha una componente di rischio ineliminabile. La ricerca di anteriorità riduce il più possibile questo rischio. A volte, se utilizzate il vostro marchio da molti anni la ricerca è sicuramente meno importante rispetto ad una consulenza personalizzata.

Come effettuare una Ricerca di Anteriorità?

Partiamo da un presupposto: l’ideale sarebbe effettuare la ricerca di anteriorità all’inizio. Prima di costituire una società, prima di mettersi sul mercato, non appena ci viene in mente un nome per il nostro marchio.

E’ buona norma eseguire una ricerca di anteriorità dall’inizio

Nella maggior parte dei casi le cose vanno diversamente e non di rado capita di procedere con la registrazione senza svolgere ricerche di anteriorità nella speranza di sanare una situazione ormai consolidata da molti anni. Può essere la scelta più opportuna ma bisogna sempre valutare caso per caso, insieme al vostro consulente di fiducia. Le imprese che sono attive sul mercato da anni con un marchio di fatto faranno giustamente di tutto per ottenere il diritto di marchio registrato anche quando l’esito delle verifiche condotte non è quello auspicato.

Ad ogni modo, vi sono due strade per effettuare una ricerca di anteriorità:

Su database privati, affidandosi a un professionista che garantisce questa analisi
Su database pubblici e gratuiti

Ricerca di anteriorità su database privato

Questo tipo di ricerca di anteriorità è più performante perché affidata ad un algoritmo che può tenere in considerazione centinaia di possibili variazioni di marchio che portano comunque ad avere due marchi simili per la loro pronuncia e/o per il loro aspetto visivo.

La ricerca su database privato è più performante grazie alle molteplici varianti che prende in considerazione l’algoritmo

Poche società al mondo hanno questa tecnologia (la società leader è senza dubbio http://www.compumark.com/it/) e solo gli operatori del settore hanno svolto la necessaria formazione per l’utilizzo di questi preziosi strumenti. Il professionista interroga i database a pagamento alla ricerca di marchi uguali o simili relativi alle classi merceologiche del marchio che si desidera registrare. Gli esiti proposti dal software sono molti di più rispetto a quelli che un esaminatore potrebbe ritenere confondibili. Sarà il professionista che ha consultato la banca dati a selezionare per voi solo quelli che possono davvero rappresentare un rischio per il vostro marchio.

Di seguito un piccolo esempio di una ricerca relativa ai termini FLEUR D’EPURE nel settore dei profumi

Ricerca marchio registrato gratuita

Se l’indagine approfondita e il parere del professionista che analizza i risultati non è al momento nelle vostre disponibilità economiche potete verificare gratuitamente se un marchio è già registrato usando la banca dati TMview Sei sei interessato a svolgere da solo questa ricerca, in questo articolo ti spieghiamo passo dopo passo come fare la verifica gratuita di un marchio registrato.

Cosa succede se la ricerca di anteriorità restituisce uno o più marchi simili?

Non c’è una risposta univoca, ma elaborare una corretta strategia di registrazione equivale a portare a casa metà del risultato. Il consulente esperto è colui che sa indicarti la strada migliore per ridurre al minimo i rischi. Potrebbe consigliarti di apportare modifiche al marchio oppure di modificarlo del tutto. In altri casi potrebbe essere sufficiente selezionare in modo appropriato le classi merceologiche.

In caso di marchi simili o uguali, rivolgiti al tuo consulente di fiducia per minimizzare i rischi

Ciò detto, non esiste una risposta univoca alla domanda: “Cosa succede se la ricerca di anteriorità restituisce uno o più marchi simili?”. La casistica è sterminata e le variabili non sono poche. Di sicuro c’è questo: il parere legale sugli esiti della ricerca di anteriorità riduce di molto il rischio se reso da un consulente esperto in materia. Al contrario, trarre conclusioni senza un reale fondamento giuridico può solo crearti enormi problemi.