Marchio di fatto: senza registrazione il tuo business è a rischio

La registrazione del marchio non è obbligatoria, ma in tanti sottovalutano le possibili conseguenze di questa scelta, spesso perché non le conoscono o perché alcuni luoghi comuni (sbagliati) li inducono in errore.

Marchio di fatto: rischi e limiti

Se hai un’impresa o un’attività in proprio probabilmente sei una persona che valuta i rischi con attenzione, prima di accollarseli. Perché nel business bisogna avere coraggio, ma non giocare d’azzardo! Eppure sono in molti quelli che investono per far crescere la loro attività senza aver prima registrato il marchio: imprenditori che usano un marchio di fatto, ma che non sono consapevoli dei gravi rischi che questo comporta o, in alcuni casi, non se ne curano.
La registrazione del marchio, infatti, non è obbligatoria, perciò in tanti sottovalutano le possibili conseguenze di questa scelta, spesso perché non le conoscono o perché alcuni luoghi comuni (sbagliati) li inducono in errore.
Sei fra chi non ha ancora registrato il marchio?
Puoi avere fortuna e usarlo per decenni senza che ti succeda nulla.
Oppure no.
Se non hai fortuna, potresti dover buttare al vento anni di lavoro, fatica, investimenti. Potrebbero obbligarti a ricominciare da capo con un nuovo nome e perdere la reputazione costruita nel tempo, rinunciando al valore, anche economico, del marchio che stavi usando.
Vediamo insieme quali sono i malintesi più comuni, i rischi e gli oneri da sostenere se si usa un marchio di fatto.

 

Senza certificato di proprietà il marchio che stai usando potrebbe non essere tuo!

Spesso ci sentiamo dire: “Sono anni che l’azienda della mia famiglia usa questo marchio (non registrato): ormai è nostro!” oppure “La mia Srl ha lo stesso nome del marchio. Quindi, anche se non l’ho registrato, gli altri non possono usarlo”.
Purtroppo non è così.
Sono luoghi comuni molto dannosi che possono mettere in pericolo il tuo business, perché se stai usando un marchio di fatto, non necessariamente ne sei il proprietario.
C’è anche chi sceglie volontariamente di non registrarlo per risparmiare poche centinaia di Euro e rischia di trovarsi coinvolto in cause giudiziarie e costi a tre o quattro zeri…

Qualunque sia il motivo per cui si decide di evitare la registrazione, però, una cosa  è certa: i vantaggi del marchio di fatto sono infinitamente minori dei rischi che si corrono!


L’unico “vantaggio” del marchio di fatto? Risparmiare 50 Euro all’anno…

Sì, questo è davvero l’unico vantaggio. Chi sceglie di non registrare il marchio neanche in Italia risparmia circa 500 Euro, che comprendono i costi di registrazione e l’onorario del professionista, da dividere per 10 anni. In pratica, circa 50 euro all’anno.

Marchio non registrato: il risparmio? Pochi euro all'anno. 

Al contrario, gli svantaggi per chi non registra sono molti di più e possono essere davvero consistenti! Stiamo parlando di rischi che vanno dal ritiro dei prodotti dal mercato al pagamento di un risarcimento danni, senza considerare i danni alla credibilità e ai costi legati alla necessità di ripartire da zero con un nuovo marchio.

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I rischi del marchio di fatto sono più di quelli che credi

Il marchio di fatto è più difficile da difendere  e da monetizzare rispetto a un marchio registrato. Già di per sé questa possibilità dovrebbe mettere in allerta chiunque desideri far crescere un business di successo, ma i rischi non finiscono qui.
Hai un marchio di fatto?
Ecco cosa può succedere:

  1. Qualcuno potrebbe registrare il marchio prima di te
    Chi registra un marchio, lo abbiamo detto, ne diventa proprietario e l’impresa o il professionista che ha usato il marchio di fatto fino a quel momento ha l’onere di provare davanti ad un giudice di essere stato il primo in assoluto ad utilizzarlo. Se non sei stato il primo, è molto probabile che non avrai molti margini di difesa.

  2. Il possessore del marchio registrato potrebbe costringerti a limitarne l’uso
    Significa che potrebbe obbligarti a usare il tuo marchio di fatto solo a livello locale e a ritirare dal mercato i prodotti qualora distribuiti al di fuori dell’area geografica consentita.

  3. Il titolare del marchio registrato potrebbe chiederti di pagare un risarcimento danni
    La presenza del tuo marchio di fatto potrebbe, per esempio, generare confusione fra i clienti, che non capirebbero da quale azienda stanno acquistando, limitando quindi le vendite del titolare del marchio registrato. Questi allora potrebbe chiederti un risarcimento per i danni che il suo marchio registrato patisce a causa del tuo marchio di fatto.

  4. Se i tuoi prodotti vengono venduti anche all’estero le cose si complicano ancora di più
    Potresti aver registrato il marchio per l’Italia e per l’Europa, ma non per i Paesi esteri (extra-UE) in cui commercializzi. Se vendi in Cina, per esempio, ma non registri il marchio per questo Paese, rischi che i tuoi prodotti vengano bloccati alla dogana perché contraffatti! Qui vale il principio “first come, first served”. Significa che il primo che registra il marchio, spesso il tuo stesso distributore di zona che fa intestare il certificato di proprietà ad un prestanome, ha diritto di utilizzarlo, mentre tutti gli altri sono considerati contraffattori, compresa la tua azienda, indipendentemente dall’esistenza di un marchio italiano o europeo già registrato.

C’è anche chi decide di far valere i propri diritti in tribunale, puntando sul fatto che la legge accorda alcune tutele a chi possiede un marchio di fatto, ma è una strada comunque in salita e riconosciuta solo in presenza di alcune condizioni particolari.

 

Diritti sul marchio di fatto: l’onere della prova e i relativi costi ricadono su di te

Secondo la legge, chi ha un marchio di fatto potrebbe avere dei diritti su di esso, ma solo se riesce a dimostrare davanti ad un giudice di essere stato il primo tra le parti in causa ad averlo utilizzato e non in un'area geografica circoscritta.
A seconda della solidità delle prove e della notorietà del marchio di fatto, potrebbe anche accadere che al suo titolare vengano riconosciuti diritti identici  a quelli di un marchio registrato. Per esempio, se nel frattempo un altro soggetto avesse registrato lo stesso marchio a suo nome, il titolare del marchio di fatto potrebbe chiederne la cancellazione, perché mancherebbe il requisito della novità (uno dei princìpi, insieme alla liceità e all’originalità che rendono valido un marchio).

Con il marchio di fatto le spese per far valere i tuoi diritti in tribunale sono molto alte

In ogni caso il condizionale è d’obbligo, perché le variabili in gioco sono tante e si tratta sempre di un’operazione molto costosa, complessa e dai risultati non sempre prevedibili.
Hai un marchio di fatto e stai pensando di far valere i tuoi diritti in tribunale?
Prima di partire è bene che tu sappia che la strada è in salita e richiede del tempo, oltre che comportare spese ingenti.
Devi innanzitutto intraprendere un’azione giudiziaria per dimostrare che sei tu ad aver usato per la prima volta quello specifico marchio di fatto e che l’ambito in cui lo hai utilizzato non è strettamente locale.

 

Hai molte prove da raccogliere (a tue spese)

Per dimostrare di essere stati i primi bisogna produrre delle prove: accessi al sito web, fatture di vendita, spese pubblicitarie, articoli di giornale che parlano del marchio, documenti che dimostrino di aver investito davvero a sostegno del marchio di fatto…
È un’azione costosa e dispendiosa anche in termini di tempo.

 

Devi dimostrare che il tuo è un marchio diffuso a livello nazionale

Più il tuo marchio è noto, più ampi possono essere i diritti collegati.

Come dimostrare che il tuo marchio di fatto non è noto solo a livello locale?

Secondo le principali decisioni dei Tribunali Italiani, Prima di Internet un marchio era considerato “non locale” se conosciuto in almeno 5 Regioni italiane. Oggi, invece, non è così semplice da stabilire.
Per esempio, si può considerare sufficientemente nota un’azienda di Bologna che ha venduto i suoi prodotti online ad un migliaio  di persone che risiedono ad Aosta, Catania, Pesaro, Venezia e Milano? Dipende. Non c’è una risposta univoca.
Sono elementi da provare e far valutare in sede giudiziaria. Nella maggior parte dei casi, però, è difficile dimostrare che il marchio di fatto ha una diffusione a livello nazionale. Se ti trovi in questa situazione, il giudice potrebbe costringerti a usarlo solo nella tua area geografica di riferimento e chi ha registrato il marchio potrà presidiarla con la sua rete vendita o la pubblicità, e farti concorrenza ovunque, anche  sotto casa.


La registrazione del marchio è la via più sicura e meno costosa

Come vedi i rischi connessi ad un marchio di fatto possono essere enormi e i costi da sostenere per far valere i propri diritti sono decisamente più alti di quelli richiesti dalla registrazione. Se qualcuno ha registrato a suo nome il marchio che stai utilizzando, le tue possibilità di difenderti sono proporzionali agli investimenti che hai sostenuto e alla notorietà del tuo Brand. Se invece hai un marchio di fatto e nessuno lo ha già registrato, ti consigliamo di correre ai ripari e registrarlo il prima possibile!

marchio di fatto: rischio per il tuo business

 

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