Cosa significa marchio? Cosa si può registrare come marchio? Quali diritti dà la registrazione e per quanto tempo? Se vuoi una panoramica generale sul tema, continua a leggere, perché cercheremo di dare una risposta chiara ed esaustiva a tutti questi interrogativi.
Se preferisci, puoi anche guardare il nostro video che spiega il marchio in modo semplice. In questo articolo invece puoi scoprire quanto costa registrare un marchio.
Cos’è un marchio
Questa è certamente una delle domande allo stesso tempo più semplici e più difficili cui spesso siamo chiamati a rispondere in quanto consulenti. Esistono infatti due punti di vista molto diversi quando si tratta di dare una definizione di marchio: quello pubblicitario e quello giuridico.
Nel mondo della comunicazione il marchio viene spesso usato come sinonimo di logo, intendendo uno degli elementi che compongono l’identità di marca e che, nel linguaggio comune, viene spesso identificato come “la parte grafica” del marchio (per esempio la mela di Apple o il coccodrillo di Lacoste).
Dal punto di vista giuridico, invece, il marchio può essere sia l’elemento grafico sia il nome, ma può anche essere altro, come una forma o un colore (se pensi al viola per il cioccolato, cosa ti viene in mente?).
Definizione di marchio dal punto di vista giuridico
In termini legali il marchio è un segno – formato quasi sempre da elementi visivi e testuali – che distingue un prodotto o un servizio da quello della concorrenza. Cioè identifica con precisione il tuo prodotto o servizio e lo rende differente da tutti gli altri. Registrando il tuo segno come marchio otterrai la tranquillità di non ricevere contestazioni e, allo stesso tempo, il diritto di pretendere dai tuoi concorrenti di non utilizzare un segno identico o simile al tuo.
Cosa si intende con “segno”?
Davvero molte cose. Infatti, dal punto di vista giuridico un marchio può essere:
- una parola (per esempio Toshiba, Canon…)
- un nome di persona (per esempio Giorgio Armani, Ferrari, Venchi…)
- un disegno (pensa a quelli di Louis Vuitton)
- una lettera o un insieme di lettere (H&M)
- un insieme di cifre (il 46 di Valentino Rossi)
- un suono (quando accendi il tuo pc Microsoft)
- la forma di un prodotto o della sua confezione (la bottiglia della Coca Cola)
- combinazioni di colori e tonalità cromatiche
- combinazioni di questi elementi
Si tratta di segni che, però, per poter essere protetti attraverso la registrazione devono avere alcune caratteristiche ben precise, definite dalla legge.
Ne parleremo a brevissimo, ma prima una precisazione.
Attenzione: i marchi che indicano nomi di persona
Se il nome è di una persona famosa, solo questa può registrare il marchio oppure permettere ad altri di farlo.
Se per coincidenza porti lo stesso nome di altri che lo hanno già registrato (ad esempio Giuseppe Zanotti per il settore delle calzature) neanche in questo caso potrai utilizzare il tuo nome come marchio (salvo casi particolari di settori merceologici diversi quando il marchio anteriore non è rinomato).
Registrazione del marchio: requisiti di registrazione, rischi e diritti
Se per te è importante essere l’unico a poter utilizzare i tuoi segni distintivi, avere la garanzia di non subire contestazioni ed avere la possibilità di pretendere dai concorrenti di differenziarsi, la registrazione è il mezzo più efficace ed economico per raggiungere questo risultato.
Se invece utilizzi un marchio senza registrarlo sei a rischio di contraffazione. È infatti questa la conseguenza giuridica prevista per chi utilizza un segno da altri già registrato come marchio.
È importante sapere che la tutela del marchio viene normalmente delimitata ad uno o più settori – quindi a classi merceologiche ben precise – e a territori ben definiti.
Le caratteristiche di un marchio registrabile
Ecco quali sono i requisiti di validità del marchio, cioè le caratteristiche necessarie per poter ottenere la registrazione:
1) Novità
Un marchio è registrabile se non è simile o identico ad uno già registrato per la stessa classe merceologica, cioè per prodotti o servizi dello stesso settore o di settori affini.
Attenzione: UIBM ed EUIPO non fanno la ricerca di anteriorità
L’Ufficio Marchi italiano e quello Europeo non verificano che il marchio sottoposto al loro esame sia simile o identico ad un marchio già registrato, quindi è possibile ottenere la registrazione per un marchio che in realtà viola un diritto altrui e che sarebbe nullo. Per evitare questo rischio è sempre preferibile rivolgersi ad un professionista per un parere di registrabilità del tuo marchio
2) Liceità
Il marchio non deve essere offensivo, contenere segni contrari alla legge, al buon costume e all’ordine pubblico, né violare il diritto di autore. Allo stesso modo, non deve contenere lo pseudonimo o il nome di un’altra persona senza averne richiesto il consenso, né rappresentare stemmi, ritratti o segni protetti da convenzioni.
3) Distintivo
Il marchio deve avere capacità distintiva e quindi distinguere immediatamente il prodotto o il servizio di un’azienda da quelli dei suoi concorrenti. Più il marchio è originale e slegato da ciò che rappresenta, più è forte e quindi distintivo, e di conseguenza sarà più difficile da imitare.
Al contrario, i marchi che contengono espressioni usate comunemente nel commercio (top, super, extra…) o che possono in qualche modo richiamare il prodotto o il servizio rappresentato, una sua qualità o caratteristica sono nulli, cioè non registrabili. Alcuni segni di questo tipo possono anche essere accettati dall’Ufficio ma sono considerati deboli e quindi facili da imitare. Per esempio, il marchio “Cucina Vegana” per un ristorante vegano non può essere registrato, perché coincide esattamente con l’attività rappresentata, mentre il marchio “Cugina Vegana” forse potrebbe avere qualche chance, ma resta un marchio facilmente imitabile, cioè debole.
4) Non deve essere ingannevole (decettivo)
Il marchio non può contenere segni che possono trarre in inganno i consumatori su qualità, natura, provenienza geografica del prodotto o servizio. Per esempio, il marchio di un alimento non deve includere parole che possono indurre le persone a credere che il prodotto contenga un certo ingrediente, quando in realtà non è così.
5) Non deve evocare o imitare un denominazione di origine protetta
Il marchio non può suscitare nella mente del consumatore l’idea che si tratti di un prodotto con le stesse caratteristiche della denominazione protetta. Ad esempio, il nome TOSCORO per olio evoca l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Olio Toscano” e quindi non può essere registrato (e tanto meno utilizzato)
Le classi merceologiche e i territori
Il marchio è valido solo nelle categorie merceologiche (classi) scelte in fase di registrazione e che sono state definite a livello internazionale con la Classificazione di Nizza. Le classi sono 45: dalla n. 1 alla 34 raggruppano tutti i prodotti, dalla 35 alla 45 i servizi. Questo significa che si può registrare un marchio identico ad uno già registrato in una classe merceologica diversa, purché non si tratti di un marchio notorio, cioè un marchio talmente noto da godere di una protezione che potrebbe valere su su tutte le classi merceologiche. Per esempio Rai, Coca-Cola, Johnson&Johnson sono esempi di marchi notori.
Inoltre, quando si decide di tutelare un marchio è molto importante scegliere anche in quali territori proteggerlo e quindi se registrarlo solo in Italia, in Europa o all’estero.
Un marchio per ogni prodotto
Una delle domande più comuni che ci vengono poste è questa: “Ho diversi prodotti – per esempio vini o alimenti – è sufficiente un unico marchio registrato per proteggerli tutti?” La risposta è: dipende dai nomi dei tuoi prodotti/servizi. In generale, è consigliabile registrare un marchio per ogni prodotto. Immaginiamo, per esempio, un’azienda come Barilla, che ha tante linee di prodotto – dalla pasta ai dolciumi – è chiaro che la strategia migliore per proteggersi è quella di registrare un marchio per ogni tipologia: Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle… Un altro esempio è Danone con i marchi: Danette, Actimel, Activia, Danacol e Vitasnella.
Il marchio registrato corre un rischio: la volgarizzazione
Una volta registrato, il marchio va sempre presidiato per evitare la “volgarizzazione”, cioè il caso in cui un marchio forte e di per sé distintivo entra nel linguaggio comune e viene usato per indicare il prodotto o il servizio che rappresenta. Quando si verifica questa situazione il marchio perde capacità distintiva, diventa generico e quindi nullo (non valido). È accaduto in molti casi: Thermos, Scotch, Walkman sono solo alcuni esempi di marchi famosi che sono stati “volgarizzati”.
Un marchio debole può diventare forte: il secondary meaning
Può anche accadere che un marchio debole e poco distintivo, grazie all’uso, diventi molto noto e quindi forte. In questo caso si parla di “secondary meaning”. È stato così, per esempio, per Il Giornale e Divani&Divani.
Come funziona la concessione del marchio
L’iter per la concessione del marchio prevede diverse fasi:
- Deposito della domanda ed esame dell’Ufficio
In questa fase il marchio viene analizzato per verificare che abbia i requisiti di legge necessari per la registrazione. Se non li rispetta, la domanda viene respinta, altrimenti si passa alla fase successiva: la pubblicazione. - Pubblicazione della domanda e periodo di opposizione
La domanda di registrazione viene pubblicata sull’apposito bollettino per dare la possibilità a chi ha un marchio anteriore simile o identico di fare opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione, ed impedire quindi che il marchio venga registrato. Se nessuno si fa avanti o se l’opposizione viene respinta, l’Ufficio rilascia il certificato di registrazione al titolare del marchio. - Certificato di registrazione del marchio e possibili contestazioni
Una volta ottenuto il certificato di registrazione – a partire da questa data e per i 5 anni successivi – c’è sempre la possibilità che un concorrente con un marchio anteriore contesti il marchio anche se registrato. In questo caso è possibile che il marchio venga cancellato, ma fino a quel momento resta valido fino a prova contraria. Quindi il titolare del marchio anteriore deve provare che il marchio che sta contestando è nullo perché simile o identico al suo precedentemente registrato.Se non accade nulla o se la contestazione non porta alla cancellazione, una volta trascorsi 5 anni dalla registrazione, il marchio diventa incontestabile, salvo i rari casi di registrazione in mala fede.
I diritti di chi ha un marchio registrato: quali sono e come conservarli
Una volta ottenuto il certificato di registrazione, il titolare del marchio registrato ha un doppio diritto: quello di poter utilizzare in esclusiva il proprio marchio e quello di impedire ad altri di utilizzarlo, anche con un’azione legale.
I diritti sul marchio valgono finché è valida anche la registrazione che, come vedremo, non è a tempo indeterminato e va rinnovata nel tempo. Inoltre una volta ottenuto il certificato il marchio deve essere utilizzato per evitare che terzi ne chiedano la cancellazione.
Durata e rinnovo del marchio registrato
In Italia e in Europa, i diritti esclusivi sul marchio vengono riconosciuti dalla data di deposito della prima domanda di registrazione e il titolare può goderne per 10 anni. Dopodiché deve rinnovare la registrazione, presentando una nuova domanda e proteggere il suo marchio per altri 10 anni, e così via.
Onere di utilizzare il marchio
Tuttavia – in Italia e in Europa (ma non solo) – per poter mantenere i suoi diritti esclusivi, il titolare del marchio deve usarlo entro 5 anni dalla data della registrazione, altrimenti il segno rischia di decadere (decadenza del marchio registrato su richiesta degli interessati). Una volta decaduto, altri hanno la possibilità di registrare lo stesso marchio.
Quindi, se hai un marchio registrato, ricordati di utilizzarlo per non vanificare la registrazione.
Convalida del marchio
C’è un altro aspetto che dovresti considerare per conservare i diritti sul tuo marchio: la sorveglianza e l’azione nei confronti di marchi simili o identici registrati dopo il tuo. Come abbiamo visto, infatti, l’Ufficio italiano e quello europeo non fanno la ricerca di anteriorità, quindi possono concedere il certificato ad un marchio che assomiglia al tuo (o addirittura identico), anche se lo hai registrato anni prima.
Cosa fare?
Agire immediatamente nei confronti di chi ha richiesto la registrazione di un marchio simile al tuo per le stesse classi merceologiche.
Infatti, se sai che altri hanno registrato un marchio simile o identico al tuo e non fai nulla, una volta trascorsi 5 anni dalla data di registrazione del marchio del tuo concorrente, il suo segno diventa incontestabile e di conseguenza, sul mercato ci saranno due marchi identici: il tuo e quello del tuo competitor.
I rischi di un marchio registrato
Il rischio di non ottenere la registrazione o di perdere i diritti sul marchio diminuisce col passare del tempo. Vanno infatti distinti tre momenti:
- Il lasso di tempo che passa fra la domanda e la registrazione
In questo margine temporale la domanda di registrazione viene pubblicata ed è il momento in cui partono 3 mesi durante i quali chiunque può esercitare il diritto di opposizione (chiedere all’Ufficio che il marchio non venga registrato). La fase iniziale durante la quale si apre la finestra per le opposizioni è il momento in cui ha luogo la maggior parte delle contestazioni, perché è quasi tutti quelli che ci tengono al proprio marchio vengono informati della tua domanda di registrazione grazie al servizio di sorveglianza e quindi si attivano presso l’ufficio per impedirti di registrarlo. Considera poi che impedirti di ottenere un diritto costa meno ed è più rapido rispetto a chiedere poi di annullare un diritto che ti era stato concesso.Il certificato di registrazione non è ancora stato concesso e agire è meno costoso. - I 5 anni successivi alla registrazione
Una volta ottenuto il certificato non si è necessariamente del tutto al riparo, perché il titolare di un marchio antecedente può chiedere la cancellazione del nuovo marchio registrato in quanto simile o identico al suo. Si tratta però di casi sporadici, perché chi ha attivato una sorveglianza sul marchio viene a sapere della richiesta di registrazione di un marchio simile o identico al suo prima della registrazione, cioè nel periodo di opposizione.Agire subito infatti è molto meno dispendioso e permette, tramite una semplice azione amministrativa davanti all’Ufficio marchi di bloccare la registrazione prima che questa sia concessa. Farlo dopo la registrazione ha costi più elevati e, comunque, è sempre più difficile chiedere di cancellare un marchio già concesso che agire prima della sua concessione. - Superato il 5° anno
Dopo il 5° anno il rischio di perdere i diritti sul marchio cala drasticamente. L’unica possibilità (a parte il caso di registrazione in mala fede) è quella di chiedere, nell’ambito di una contestazione formale, la decadenza del marchio per mancato utilizzo, se sappiamo che il titolare dello stesso non l’ha di fatto più utilizzato.
Ecco l’iter di concessione del marchio e i rischi che corre in ogni fase riassunti in questa infografica:
Marchio di fatto: il marchio utilizzato, ma non registrato
Dedichiamo l’ultimo paragrafo di questo approfondimento al marchio non registrato, cioè al marchio di fatto.
Una domanda che ci pongono spesso è “Si può utilizzare un marchio non registrato?” La risposta è sì, perché la registrazione non è obbligatoria, ma è davvero molto rischioso!
Se, infatti, usi un marchio – anche da molti anni – senza averlo registrato, le conseguenze possono essere gravi:
- altri possono usarlo
- rischi che il titolare di un marchio registrato ti imponga di non usare più il tuo segno perché simile o identico al suo
- può accadere che qualcuno registri un marchio identico al tuo prima di te, impedendoti di registrarlo
- in caso di vendita dell’azienda non puoi cedere il marchio come bene aziendale
- non puoi darlo validamente in licenza
- se devi difenderti in tribunale, le spese sono molto più alte di quelle a carico di chi ha un marchio registrato
Non sono poi molti i territori che riconoscono una validità al marchio di fatto. Inoltre bisogna considerare che se vendi all’estero la registrazione sarà la prima cosa che ti verrà richiesta dal tuo distributore locale.
Se sei arrivato fino in fondo alla lettura di questo articolo, avrai di certo compreso che, la via più sicura per proteggere la tua attività è registrare il marchio che intendi utilizzare (o che già utilizzi) prima che sia troppo tardi e che solo un marchio registrato e utilizzato da più di 5 anni ti pone al riparo da qualsiasi contestazione.
