Marchio di fabbrica, marchio collettivo, secondary meaning, ricerca di anteriorità… in tutti i settori, compreso quello della registrazione dei marchi, vengono utilizzati moltissimi termini tecnici, spesso difficili da comprendere per chi non è del mestiere.
Abbiamo pensato quindi di raccogliere in un glossario del marchio quelli più importanti e utilizzati, perché tu possa districarti con facilità nella selva di termini ed espressioni del nostro settore e comprendere con chiarezza le implicazioni giuridiche legate alla protezione del marchio.
Glossario del marchio in ordine alfabetico
LETTERA A
Accordi di Madrid
Accordo e Protocollo di Madrid sono trattati internazionali sottoscritti da oltre 100 Stati, tra i quali molti extra-UE (USA, Giappone, Australia, Cina e Russia). Questi trattati regolano il funzionamento del Marchio Internazionale.
Secondo questi accordi, il titolare di un marchio depositato in uno dei territori aderenti può estenderne la protezione dello stesso marchio, con una sola domanda, in uno o più paesi tra quelli aderenti al trattato. La procedura di deposito è in una sola lingua e consente di risparmiare molti costi rispetto alle singole registrazioni di marchio nei rispettivi Stati.
Per esempio, il titolare di un marchio italiano che vuole esportare anche in Russia, Cina e Stati Uniti può estendere la protezione del proprio marchio in questi territori ad un costo più basso rispetto a 3 diversi marchi nazionali in Russia, Cina e Stati Uniti.
E’ importante sottolineare che il Marchio Internazionale, disciplinato dagli accordi di Madrid, non è un Marchio valido automaticamente in tutti gli Stati aderenti.
Autore
L’autore è colui o colei che ha ideato un disegno, un modello, un brevetto, un’opera scritta, musicale, artistica, una varietà vegetale, un’opera scientifica. È quindi una persona fisica cui la legge riconosce uno o più diritti.
Il diritto d’autore offre una tutela patrimoniale (e morale) a chi ha creato un’opera meritevole di tutela; l’autore di un’opera, salvo casi particolari, ha il diritto esclusivo di sfruttare economicamente la sua opera; il diritto morale ad esserne riconosciuto autore non può essere in nessun caso ceduto.
LETTERA C
Capacità distintiva o originalità
È uno dei requisiti che il marchio deve avere per poter essere registrato. Significa che il marchio è fatto in modo tale che i consumatori possano distinguere immediatamente e chiaramente un’azienda, i suoi prodotti e servizi da quelli della concorrenza.
Per poter rispettare questo requisito, il marchio non può contenere termini generici di uso comune nel commercio o descrivere il prodotto o il servizio rappresentato. Quindi non può indicare le caratteristiche intrinseche di ciò che rappresenta: specie (gatto europeo, cane dalmata, rosa canina…), provenienza geografica (italiano, francese, di Napoli…), quantità (kg, al litro, in botti…), destinazione (da donna, per bambini, per taglie forti…), qualità (salato, verde, buono…).
Certificato di registrazione del marchio
È il documento rilasciato dall’Ufficio per la registrazione dei marchi in cui si certifica che quel marchio specifico appartiene in via esclusiva alla persona, al professionista o all’azienda che ha depositato la domanda di registrazione.
Cessione del marchio
È un contratto con cui il proprietario di un marchio (cedente) trasferisce la proprietà del suo segno distintivo e i diritti ad esso collegati ad un altro soggetto (cessionario), normalmente in cambio di un corrispettivo economico. Affinché questo passaggio di proprietà sia valido anche nei confronti di altri soggetti terzi e non solo fra le parti (cedente e cessionario), la cessione del marchio dev’essere trascritta presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.
Classi merceologiche
Sono le categorie nelle quali è possibile registrare un marchio e che rappresentano tutto ciò che si può vendere come prodotto o servizio, ma che non hanno nulla a che fare con le “Categorie Ateco” (che identificano invece il codice da attribuire ad una determinata attività economica). La loro definizione è stata definita a livello internazionale dai trattati sulla Classificazione di Nizza e sono suddivise in 45 classi: le classi dalla n. 1 alla 34 raggruppano tutti i prodotti, quelle dalla 35 alla 45 raggruppano tutti i servizi.
Contraffazione del marchio
È l’uso illegittimo di un marchio simile o identico a quello registrato da altri nella stessa classe merceologica (o in una affine). Infatti, usare un marchio anche solo simile ad uno già registrato è una violazione di un diritto di altri, che può avere conseguenze legali.
Per capire se due marchi sono simili, bisogna confrontarli sulla base di tre parametri:
1) assonanza letterale/fonetica (i marchi si assomigliano nel modo in cui sono, pronunciati e dal punto di vista sonoro)
2) somiglianza visiva (i due marchi si assomigliano perché sono graficamente simili)
3) somiglianza concettuale (i due marchi si assomigliano perché rappresentano due concetti simili)
Oltre a ciò, anche le classi merceologiche dei due marchi (salvo poche eccezioni) devono essere uguali o simili.
Convalida del marchio
È una norma, l’art. 28 del Codice della Proprietà Industriale, per cui se il titolare di un marchio registrato tollera per 5 anni che altri soggetti usino un marchio (registrato successivamente) uguale o simile al suo, non può più chiederne né la nullità né impedirne l’uso.
Per esempio, l’azienda di costruzioni “Alfa srl” registra il marchio “Sole” nel 2005.
Nel 2010 l’azienda edile “Beta srl” registra il marchio “SoleB”. Fino al 2016 “Alfa srl” non fa alcuna opposizione né contestazione poi, nel 2017, decide di agire, ma la sua richiesta viene rifiutata: ha perso il diritto di farlo, perché sono trascorsi 5 anni dalla data in cui la “Beta srl” ha registrato un marchio simile al suo.
Conversione di un marchio
Se la domanda di registrazione di un marchio europeo viene rifiutata per un problema esistente in uno solo degli Stati Ue il suo titolare può depositare, per quello stesso marchio, delle domande nazionali in uno o più Stati dell’Unione Europea e quindi chiedere che venga registrato in questi Paesi. In questo caso si considera come data di deposito quella in cui il titolare aveva depositato la domanda in sede europea.
LETTERA D
Decettività del marchio
Si usa questo termine per indicare un marchio ingannevole, cioè un marchio che può indurre il consumatore in errore, facendogli credere di acquistare un prodotto con certe qualità o una certa provenienza quando invece non è così. I marchi ingannevoli sono vietati dalla legge. Per esempio, il marchio “cottonikk” è decettivo per i prodotti in fibra sintetica.
Diritto di priorità di un marchio
Secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, riconosciuta da moltissimi Paesi del mondo, un soggetto che ha depositato il proprio marchio in uno Stato che aderisce alla convenzione ha 6 mesi di tempo per poter registrare lo stesso marchio in qualsiasi altro Paese aderente, facendo valere come data di deposito quella precedente (fino a 6 mesi) del primo Stato.
Domanda di marchio
È la richiesta formale con cui un soggetto chiede di poter registrare un marchio e viene depositata presso l’ufficio competente perché la commissione esaminatrice (o il singolo esaminatore) lo valuti e decida se ha i requisiti legali per poter essere registrato.
Denominazione di origine e IGP (indicazioni geografiche protette)
È un diritto che tutela l’uso del nome di un paese, una regione o una località quando indicano un prodotto originario della zona e le cui qualità, caratteristiche e reputazione sono tali solo in virtù dell’area geografica in cui viene realizzato. Esempi: Sorrento per i limoni. Bologna per la mortadella.
LETTERA E
EUIPO (ex UAMI)
European Union Intellectual Property Office o Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, cioè l’agenzia europea che registra marchi, disegni e modelli. Ha sede ad Alicante, in Spagna.
LETTERA F
First come, first served
È un principio valido in alcuni Paesi, come la Cina, per cui il primo che registra un marchio per quello Stato è l’unico ad avere il diritto ad utilizzarlo in quel determinato territorio. Questo indipendentemente dal fatto che il marchio sia già stato registrato in altri Paesi o a livello europeo .
LETTERA L
Liceità
È uno dei requisiti che il marchio deve avere per poter essere registrato. Significa che il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, stemmi, blasoni, bandiere e segni coperti da convenzioni internazionali in vigore.
Licenza
È un contratto con cui il titolare del marchio (licenziante) dà ad un altro soggetto (licenziatario) la possibilità di usare il suo marchio in cambio di un corrispettivo economico.
Logo
In pubblicità è uno degli elementi più importanti della Brand Identity, cioè dell’identità di marca, ma dal punto di vista legale è solo uno degli elementi che possono essere registrati come marchio. Per approfondire ti invitiamo a leggere: Differenza tra marchio e logo: in cosa consiste?
LETTERA M
Marchio
È un segno formato da elementi visivi e testuali usato per identificare un’azienda, i suoi prodotti o servizi, con l’obiettivo di renderli immediatamente riconoscibili e di distinguerli dalla concorrenza. È quindi un elemento fondamentale per la costruzione dell’immagine aziendale.
Per essere registrato e quindi tutelato giuridicamente, deve rispettare questi principali requisiti:
1) liceità
2) capacità distintiva
3) novità
Il marchio può essere registrato pressoché ovunque: in Italia presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (marchio italiano), in tutti i Paesi dell’Unione Europea presso l’EUIPO (marchio europeo), in uno qualsiasi dei territori che aderiscono al Trattato di Madrid (marchio internazionale) e in generale in qualsiasi Stato, a prescindere dalla sua adesione o meno al sistema del marchio Internazionale (marchio nazionale).
Marchio a motivi ripetuti
È un tipo di marchio registrato che si usa quando si vuole proteggere un certo numero di elementi in successione regolare. Per esempio: la grafica del tessuto Burberry o il motivo delle borse Louis Vuitton.
Marchio collettivo
È un tipo di marchio registrato usato da diversi soggetti che si impegnano a garantire l’origine, la natura o la qualità dei prodotti e servizi offerti, perché rispettano determinati standard qualitativi. Per esempio: Grana Padano e Consorzio del Prosciutto di Parma sono due marchi collettivi.
Marchio composto
È un tipo di marchio registrato composto da un insieme di parole e figure. Per esempio il marchio ROLEX con la figura della corona sopra la scritta.
Marchio debole
È un marchio che ha una scarsa capacità distintiva perché composto da termini generici o che descrivono il prodotto o servizio rappresentato. Si distingue dal marchio forte che, al contrario, spicca per originalità.
Marchio denominativo
È un tipo di marchio registrato che si usa per proteggere lettere, parole, numeri o una combinazione di caratteri. Per esempio le parole: Canon, IKEA, WWF, Samsung…
Marchio di colore
È un tipo di marchio registrato che si usa per proteggere un determinato tono cromatico (per esempio il colore viola della cioccolata Milka®) o determinati accostamenti di toni cromatici, senza alcuna parola o immagine grafica ulteriore.
Marchio di fatto
La registrazione del marchio non è obbligatoria e chi usa un marchio senza averlo registrato ha un marchio di fatto. La tutela legale del marchio di fatto è molto più limitata di quella garantita al marchio registrato e non è riconosciuta in tutti i territori.
Secondo la legge italiana, il soggetto che usa un marchio non registrato potrebbe avere dei diritti su di esso, ma solo se riesce a dimostrare davanti ad un giudice di essere stato il primo tra le parti in causa ad averlo utilizzato e non in un’area geografica circoscritta.
L’onere della prova è a carico del titolare del marchio di fatto. Se le prove raccolte sono solide ed il marchio è noto, potrebbe anche accadere che al suo titolare vengano riconosciuti diritti pressoché identici a quelli di un marchio registrato (in Italia).
Marchio di forma
È un tipo di marchio registrato che si usa quando si vuole proteggere una forma tridimensionale, che può corrispondere al prodotto, al suo aspetto o ad un particolare imballaggio. Per esempio: la forma della penna e dell’accendino BIC.
Marchio di movimento
È un tipo di marchio registrato che si usa quando si vuole proteggere il cambio di posizione di certi elementi.
Marchio di posizione
È un tipo di marchio registrato che si usa quando si vuole proteggere il punto del prodotto su cui viene apposto il marchio. Per esempio: un angolo specifico di una scarpa o di una maglietta.
Marchio figurativo
È un tipo di marchio registrato che si usa quando si vogliono proteggere rappresentazioni o elementi grafici definiti da una grafica o da un colore. Per esempio: il Panda del WWF, il cavallino della Ferrari, il giaguaro della Jaguar…
Marchio figurativo contenente elementi denominativi
È un tipo di marchio registrato che si usa quando si vuole proteggere un accostamento determinato di elementi denominativi e figurativi. Per esempio: il Panda e la scritta WWF nel marchio del WWF, il cavallino delle Ferrari accostato alla scritta Ferrari nel marchio Ferrari.
Marchio forte
È un marchio caratterizzato da un’alta capacità distintiva che non descrive in alcun modo il prodotto o servizio contrassegnato (a differenza del marchio debole che non si distingue, se non in piccola parte, da quello della concorrenza). Non è legato alla sua notorietà, ma alla capacità di distinguere i prodotti di quella determinata azienda da quelli dei concorrenti per massima originalità del termine scelto.
Ecco alcuni esempi: Vespa, Apple, ADIDAS, Mandarina Duck, Furla, IKEA.
Marchio olografico
È un tipo di marchio che si usa quando si vogliono proteggere immagini olografiche di tipo DOVID.
Marchio sonoro
È un tipo di marchio che si usa quando si vogliono proteggere un suono o la combinazione di un certo numero di suoni codificati.
Merchandising
È un contratto con cui il titolare del marchio permette ad altri di commercializzare prodotti che riportano il suo marchio.
LETTERA N
Nome a dominio
Spiegato con parole semplici, il nome a dominio corrisponde all’indirizzo di un sito web, per esempio: www.registrareunmarchio.it è il nome a dominio del nostro sito.
Novità
È uno dei requisiti che il marchio deve avere per poter essere registrato. Significa che il marchio non deve essere uguale o simile ad un altro marchio valido sul territorio o ad un altro segno notorio usato come ditta, denominazione sociale, insegna o nome a dominio.
LETTERA O
Opposizione
È un procedimento che serve ad impedire che un marchio altrui venga registrato.
Il titolare di un marchio registrato può opporsi alla domanda di registrazione di un altro soggetto che vuole registrare un marchio identico o simile al suo. Per farlo ha tempo 3 mesi (in Italia o in Europa) dal momento in cui la domanda viene pubblicata ufficialmente sul bollettino dei marchi. Passati i 3 mesi, il titolare del marchio anteriore può chiedere la cancellazione del marchio successivo, registrato entro 5 anni dalla registrazione.
LETTERA P
Periodo di validità del marchio registrato
È il periodo di tempo entro cui la registrazione del marchio risulta valida. Quasi sempre dura 10 anni, che scattano dalla data di deposito della domanda di registrazione del marchio o, in alcuni territori, dalla data di registrazione. Ad ogni scadenza il marchio può essere sempre rinnovato.
Proprietà del marchio
Il titolare di un marchio registrato ne è il proprietario e può usarlo in via esclusiva, ma il diritto al marchio non è assoluto. In alcuni casi selezionati, la legge stabilisce che anche chi non è titolare del marchio può utilizzarlo. L’uso del marchio altrui, infatti, è consentito se serve a descrivere le caratteristiche o se è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio. Esempio: capsule compatibili Nespresso, cartucce compatibili Epson.
LETTERA R
Registrazione del marchio
La registrazione del marchio non è obbligatoria, ma è la tutela più forte che si può garantire ad un Brand. Infatti dà diritto esclusivo all’uso del marchio su tutto il territorio in connessione ai beni o servizi rivendicati; dà diritto a concedere licenze sul marchio; di difenderlo da marchi identici o simili successivamente registrati, senza dover produrre alcuna prova (cioè senza onere probatorio); di usare il marchio come base o come priorità per l’ottenimento di registrazioni in altri territori; di chiedere il blocco alla dogana della merce contraffatta; dà il diritto ad utilizzare il simbolo®.
La registrazione del marchio può essere nazionale italiana, europea, nazionale estera, nazionale estera tramite il Marchio internazionale.
Registrazione del marchio europeo
È la registrazione del marchio presso l’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale che ha sede ad Alicante, in Spagna. Con il marchio europeo si tutela il Brand in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, attuali e futuri.
Registrazione del marchio internazionale
Grazie ai Trattati di Madrid, il titolare di un marchio depositato in uno dei Territori aderenti può estendere la protezione dello stesso marchio anche negli altri tramite una sola domanda, in una sola lingua e presso un unico ufficio. Sarà quest’ultimo ufficio centrale (la WIPO con sede a Ginevra) a notificare la domanda di marchio internazionale ai singoli territori scelti nella domanda di registrazione.
Registrazione del marchio nazionale
La registrazione di un marchio avviene presentando domanda presso l’Ufficio marchi nazionale, che in Italia è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l’agenzia che esamina, approva, rigetta e gestisce i marchi nel nostro Paese. Una domanda di marchio nazionale negli Stati Uniti è presentata presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office); una domanda di registrazione di marchio in Canada presso il CIPO (Canadian Intellectual Property Office)
Ricerca di anteriorità
È una ricerca che si può fare prima di presentare la domanda per la registrazione del marchio presso l’Ufficio marchi e che serve a individuare i marchi potenzialmente pericolosi o che, per diversi motivi, potrebbero entrare in conflitto col marchio che si vuol registrare. Esistono diversi tipi di ricerche. Quelle di identità (senza variazioni del marchio oggetto di ricerca) e quelle di similitudine (con tutte la possibili variazioni fonetiche, visive e concettuali) effettuate su specifiche banche dati private ed analizzate da professionisti del settore.
Rinnovo del marchio
Il titolare di un marchio registrato può decidere di rinnovare la registrazione del suo marchio presentando la richiesta all’Ufficio competente, entro i 12 mesi precedenti la scadenza (in Italia) e dopo aver pagato le imposte per il rinnovo.
Se si supera la scadenza, il titolare del marchio italiano ha ulteriori 6 mesi di tempo da quella data per rinnovare il marchio, pagando un’ulteriore imposta di mora.
Rinuncia
Il titolare di un marchio registrato può anche rinunciare al suo diritto ritirando la domanda di registrazione
LETTERA S
Secondary meaning
È un’espressione che si usa quando un marchio inizialmente nullo, perché privo di capacità distintiva, col tempo e la notorietà diventa valido. È stato così per questi marchi: Riminifiera, Il Giornale, Divani&Divani.
Segni distintivi
Sono i segni che un imprenditore usa per distinguersi dai concorrenti: la ditta, cioè il suo nome commerciale, l’insegna che contrassegna i locali in cui svolge l’attività d’impresa; il marchio (in tutte le sue varianti); il nome a dominio.
Sorveglianza del marchio
Chi ha già registrato un marchio viene informato tempestivamente se è stata depositata una domanda di registrazione di marchio identico o simile al proprio grazie al servizio di sorveglianza. È spesso per questo motivo che le domande di registrazione di marchio subiscono un’opposizione da parte di chi ha già registrato un marchio simile. Diversamente da quanto si potrebbe pensare, infatti, l’ufficio Italiano e l’ufficio Europeo dei marchi non fanno alcuna verifica sui marchi anteriori. L’onere di sorvegliare che non vengano registrati altri marchi simili al proprio è lasciato al proprietario del marchio. Quest’ultimo si affida al professionista, che è in grado di offrire il servizio di sorveglianza marchi e la relativa assistenza legale per l’opposizione.
LETTERA U
Ufficio marchi
È l’organismo che esamina, accoglie o rigetta le domande di registrazione del marchio e che gestisce i marchi registrati. In Italia l’ente incaricato è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nell’Unione Europea è l’Ufficio dell’Unione Europea (EUIPO) per la Proprietà Intellettuale, a livello internazionale è competente l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).
LETTERA V
Volgarizzazione del marchio
È l’espressione che si usa per indicare il processo con cui, nel tempo, un marchio può diventare un termine di uso comune. È stato così per i marchi Nylon, thermos e Premaman.
LETTERA W
WIPO
World Intellectual Property Organization o Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. È l’agenzia delle Nazioni Unite che gestisce le domande di Marchio Internazionale regolate dagli accordi di Madrid. Ha sede a Ginevra.
