Come registrare un marchio: ecco le strade possibili

È arrivato il momento: il tuo marchio è pronto. Lo hai pensato, voluto, studiato nei minimi dettagli e ora vuoi sapere come proteggerlo. Ti stai chiedendo: come registrare un marchio? A chi devi rivolgerti e quali documenti devi presentare?
Diciamo innanzitutto che ci sono due strade: procedere da soli o affidarsi a professionisti abilitati per la registrazione dei marchi. La scelta è tua perché, se vuoi depositare un marchio in Italia o in Europa, non hai l’obbligo di incaricare un consulente marchi e puoi procedere in autonomia, presentando la domanda di registrazione alla Camera di Commercio (o all’EUIPO nel caso di registrazione del marchio europeo), oppure attraverso la procedura online del portale UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Se decidi di fare da solo risparmierai sui costi per registrare un marchio ma dovrai avere del tempo a disposizione ed essere sicuro di quello che fai. Se invece decidi di farti rappresentare da un professionista del settore, sarà quest’ultimo a fare tutto, facendoti risparmiare tempo e soprattutto informandoti degli eventuali rischi dei quali non sei a conoscenza.
Ecco le strade che puoi seguire:

In questo approfondimento vediamo insieme nel dettaglio le varie possibilità di registrazione del marchio italiano e ne valutiamo i pro e i contro.

Registrazione Marchio in Autonomia alla Camera di Commercio: come si fa e quali documenti presentare

La scelta più comune per chi vuole registrare un marchio in autonomia è quella di rivolgersi alla Camera di Commercio. Ecco come funziona e quali passaggi sono previsti.

1) Presentazione della domanda di registrazione del marchio

La domanda di registrazione del marchio deve essere redatta su un modulo specifico, che trovi sul sito dell’UIBM nella sezione “registrare un marchio in Italia”.

Una volta compilata va depositata di persona presso qualsiasi Camera di Commercio.

Quali documenti deve contenere la domanda di registrazione?

La tua domanda di registrazione del marchio deve contenere:

• Il modulo per la richiesta di registrazione compilato in 3 copie.
  Devi quindi presentare il documento originale più 2 copie. Sul modulo originale devi anche apporre una marca da bollo da 16,00 Euro.
• L’attestazione di versamento all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
  Con questo documento dimostri di aver pagato le tasse di registrazione tramite un F24, che ti verrà consegnato in Camera di Commercio al momento del deposito; se però decidi di inviare la domanda per posta, dovrai pagare l’F24 prima del deposito. L’ammontare delle tasse di registrazione per il marchio italiano, in assenza di incarico ad un rappresentante, è di 143 Euro per una sola classe e di 34 Euro per ogni classe aggiuntiva (le tasse si pagano una volta sola e valgono per 10 anni).
• La ricevuta di pagamento su conto corrente postale dei diritti di segreteria alla Camera di  Commercio a cui ti stai rivolgendo per il deposito della domanda.

Gli addetti della Camera di Commercio possono essere di aiuto?

Non molto, se non per la modulistica. Il personale della Camera di Commercio non ha le competenze giuridiche per aiutarti a scegliere quale tipo di marchio registrare (denominativo, figurativo, di colore, di forma…), né per suggerirti le migliori modalità di deposito per una tua maggior tutela o per avvisarti di eventuali rischi legati al deposito del tuo marchio. Queste valutazioni dipendono, tra l’altro, dal marchio che vuoi registrare e dai tuoi obiettivi di business. I dipendenti della Camera di Commercio non sono dei professionisti formati in questa materia e non hanno quindi le competenze per metterti al corrente in modo professionale di tutte le problematiche che potresti incontrare. Gli stessi non hanno poi alcuna possibilità di supportarti e seguirti in caso di contestazioni sul marchio.

2) Esame della domanda di registrazione del marchio italiano da parte dell’Ufficio

Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio verifica che:

• sia possibile identificare il soggetto che ha presentato la richiesta di registrazione
• sia presente la riproduzione del marchio
• sia indicato l’elenco dei prodotti o servizi per cui si vuole chiedere la tutela (cioè le classi merceologiche)

Una volta fatti questi controlli, l’Ufficio verifica che il contenuto della domanda sia completo. Se è tutto a posto da un punto di vista formale, si assicura che il marchio abbia i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la registrazione. Verifica cioè che non vi siano impedimenti assoluti alla registrazione. Attenzione: l’Ufficio non effettuerà alcuna verifica su eventuali marchi anteriori, uguali o simili al tuo.

Quali requisiti si devono rispettare per la registrazione del marchio?

Rivediamo brevemente i requisiti di legge richiesti per la registrazione del marchio

1. liceità – il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali, ritratti, nomi o pseudonimi altrui (senza aver chiesto preventivamente il consenso agli interessati)
2. verità – il marchio non deve contenere segni che possono ingannare il pubblico  sulla provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi rappresentati
3. originalità – il marchio deve distinguersi da tutti i prodotti, servizi, attività dello stesso tipo presenti sul mercato in quella categoria merceologica; perciò non può contenere denominazioni generiche del prodotto o servizio rappresentato, termini che possono descrivere il prodotto o il servizio o l’attività rappresentati, termini di uso comune nel commercio
4. novità – il marchio non deve essere identico o simile ad un marchio già registrato.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (non la Camera di Commercio presso la quale si effettua il deposito), però, verifica solo che siano rispettati i primi tre requisiti di registrazione, quindi non controlla se ci sono marchi già registrati, simili o identici.

Classificazione di Nizza: come si classificano i marchi

Quando presenti la domanda di registrazione, dovrai indicare a quali classi merceologiche il tuo marchio si riferisce. Questo sistema di classificazione, noto come Classificazione di Nizza, suddivide prodotti e servizi in 45 classi (34 per prodotti, 11 per servizi).

La scelta della classe è un passaggio cruciale perché definisce l’ambito di protezione legale del tuo marchio. Un errore nella selezione potrebbe rendere inefficace la tutela ottenuta.

L’Ufficio non fa la ricerca di anteriorità

Sono in tanti a credere che l’Ufficio, quando riceve una domanda, faccia anche una verifica per controllare che non ci siano già marchi registrati simili o identici a quello che si vuol depositare, ma non è così! L’Ufficio italiano Brevetti e Marchi e l’EUIPO (per i marchi europei) non fanno quella che tecnicamente viene chiamata ricerca di anteriorità. Dunque, il tuo marchio potrebbe rispettare i requisiti di legge (liceità, verità e originalità), ma essere simile o addirittura identico ad un marchio già registrato. Il tuo marchio potrebbe dunque essere pubblicato dall’Ufficio ma essere poi contestato, prima e dopo della sua concessione, da altri soggetti, titolari di marchi anteriori o di altri diritti (ad es. diritti d’autore).

3) Pubblicazione della domanda di registrazione

Se l’esame da parte dell’Ufficio ha avuto successo, la tua domanda di registrazione verrà pubblicata nel Bollettino dei marchi, che esce circa ogni mese ed elenca le domande di registrazione preliminarmente approvate dall’UIBM per la pubblicazione.
Questa fase è molto importante perché dà la possibilità a chi ha già un marchio depositato o registrato di opporsi alla registrazione, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione.

Ipotizziamo quindi che il tuo marchio sia stato approvato dall’Ufficio ma che sia simile o identico ad uno già registrato in precedenza. Il soggetto interessato potrà presentare opposizione specificando per quali motivi il tuo marchio non può essere registrato. Se ti stai chiedendo come fanno tali soggetti a venire a conoscenza di queste pubblicazioni, sappi che gli Studi come il nostro sono in grado di informare tempestivamente i propri clienti in caso di domande di registrazioni simili, in modo da poterle contestare formalmente.

In caso di contestazione, dovrai quindi rivolgerti ad un professionista abilitato, che sappia consigliarti al meglio.

4) Registrazione del marchio

Passati 3 mesi dalla pubblicazione, se nessuno si è opposto, il marchio viene registrato e l’UIBM emette un certificato di registrazione. I tempi non sono brevi: di solito infatti in Italia passano circa 7 mesi i dal deposito della domanda alla sua registrazione.

Quanto dura la protezione del marchio e come si rinnova?

Una volta registrato, il tuo marchio ha una validità di 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda. Alla scadenza, potrai rinnovare la registrazione per altri 10 anni, ogni volta senza limiti di rinnovo. È importante avviare il rinnovo entro i 12 mesi precedenti alla scadenza per evitare la decadenza dei diritti.

Il rinnovo comporta il pagamento di nuove tasse e l’eventuale aggiornamento dei dati, ma non richiede una nuova valutazione da parte dell’Ufficio, a meno che tu non modifichi elementi fondamentali del marchio.

Registrazione del Marchio in autonomia alla Camera di Commercio: pro e contro

Se anche per te il tempo è denaro, non hai davvero alcun guadagno reale ad andare in Camera di Commercio.

Il risparmio economico è infatti minimo ed è sicuramente equiparabile al tempo che dovrai dedicare per la preparazione di tutti i documenti. Rappresenta invece un rischio dal costo incalcolabile non affidarsi ad un Consulente Marchi o ad un Avvocato con esperienza nella tutela dei marchi e considerare la tutela del tuo marchio una mera questione di disbrigo pratiche. Si tratta, al contrario, di un passo fondamentale per la tua attività imprenditoriale.

Se procedi in autonomia al deposito del marchio presso la Camera di Commercio dovrai pagare solo le spese richieste dall’Ufficio: tasse, bolli e spese di segreteria. Gli svantaggi, però, sono molti e rilevanti. Infatti, procedendo in autonomia:

• non sarai al corrente di eventuali rischi cui andresti incontro
• rischi di depositare un marchio nullo, spendendo inutilmente i tuoi soldi
• rischi di commettere degli errori nella domanda di registrazione che vanificherebbero la protezione che vuoi in realtà dare al tuo marchio
• rischi di non essere nelle condizioni di poter difendere il tuo marchio da contestazioni di terzi o in caso di rifiuto dell’Ufficio
• sicuramente impiegherai molto tempo per preparare tutto il necessario per procedere

Registrare il Marchio in autonomia attraverso il portale dell’UIBM: come ci si accredita e come depositare la domanda

Come abbiamo visto, c’è un’altra strada per registrare il proprio marchio (italiano) in autonomia. Invece di andare di persona alla Camera di Commercio, puoi registrare il tuo marchio da casa o dall’ufficio usando la procedura online disponibile sul portale dell’UIBM. Ecco come funziona.

1) Accreditamento sul sito UIBM

La prima cosa da fare è accreditarsi, devi quindi registrarti sul portale dell’UIBM. È una procedura gratuita, ma che presuppone che tu possieda già una firma digitale valida. Se hai già la firma digitale dovrai inserire i tuoi dati anagrafici, un recapito elettronico (PEC), scegliere la tua qualifica e dare il tuo consenso al trattamento dei dati. Poi riceverai un modulo via email, che dovrai firmare. La registrazione al sito si concluderà quando avrai seguito tutti i passaggi indicati nella mail.

2) Deposito online della domanda di registrazione del marchio

Una volta ottenuto l’accreditamento potrai depositare la domanda di registrazione del tuo marchio. Anche in questo caso dovrai compilare il modulo presente sul sito di UIBM e pagare bolli e tasse. Essendo una procedura telematica, dovrai acquistare una marca da bollo da 16 euro e poi inserire il numero identificativo e la data di emissione nei campi previsti dalla procedura. Il modello F24 per il pagamento delle tasse, invece, ti arriverà via email e dovrai pagarlo dalla tua banca.

Una volta inviata la domanda, gli altri passaggi per ottenere la registrazione sono identici a quelli che ti abbiamo presentato nel paragrafo dedicato alla registrazione del marchio alla Camera di Commercio.

Registrazione in autonomia attraverso il portale UIBM: pro e contro

Anche in questo caso, vi è solo un risparmio economico, non molto rilevante, perché dovrai solo pagare le tasse ed il bollo e non le competenze di un professionista. Per poter usare questa procedura, però, devi già avere la firma digitale e in più, procedendo in autonomia, ti esponi a tutti i rischi di cui abbiamo parlato sopra, che potrebbero vanificare i tuoi sforzi: errori di registrazione, rigetto della domanda perché il marchio non rispetta i requisiti di legge necessari, impossibilità di difenderti in caso di opposizione. Senza contare che il tempo che hai impiegato sarebbe forse stato meglio speso dedicandoti ad altro e affidando questa pratica ad un professionista.

Per approfondire

Se vuoi saperne di più, ti consigliamo di leggere anche:

• Come capire se il marchio è registrabile
• Verifica del marchio registrato: non fidarti di una ricerca superficiale

• Registrazione del marchio alla Camera di Commercio o con un professionista? Ecco le differenze
• Quanto costa registrare un marchio?

Registrare il marchio affidandosi ad un professionista abilitato

La terza via che puoi seguire è affidare ad un consulente abilitato la registrazione del tuo marchio. In questo caso chiaramente dovrai pagare, oltre alle tasse, anche il professionista da te scelto ma ciò che otterrai in cambio non è un semplice disbrigo pratiche (se scegli il professionista giusto!). Il consulente potrà consigliarti e assisterti al meglio prima, durante e dopo la registrazione del marchio, seguendo l’iter di concessione dello stesso.

La registrazione infatti implica una serie di valutazioni preliminari che solo un professionista della materia potrà effettuare:

1) Il tuo marchio è simile ad altri già registrati?

Se lo è, come capire se corri dei rischi – e quali – procedendo alla registrazione?
C’è differenza tra marchio identico e marchio simile?
Come capire se ci sono diritti d’autore di altri soggetti sul marchio scelto?
Il marchio è solo il nome o anche la figura è proteggibile? Nome e logo devono essere depositati separatamente o possono essere inclusi in un’unica domanda di registrazione?

Quelle sopra riportate sono solo un piccolissimo esempio di tutte le domande che possono sorgere a chi si confronta con la registrazione di un marchio. Sono tutte questioni molto importanti ed è bene che tu sappia che solo un professionista con esperienza nella materia, serio e qualificato, può supportarti e darti le risposte necessarie.

La ricerca di anteriorità e l’importanza di una consulenza legale preventiva

Una fase che spesso viene sottovalutata è la già menzionata ricerca di anteriorità: verificare, cioè, che non esistano marchi uguali o simili già registrati che potrebbero bloccare o invalidare il tuo deposito. Questa analisi non è obbligatoria per legge, ma è altamente raccomandata. Farla da soli può portare a errori gravi: è necessario conoscere le banche dati ufficiali, i criteri di similitudine e le normative applicabili.

Affidarsi ad un consulente marchi ti consente di valutare i rischi giuridici, evitare il deposito di marchi deboli o non distintivi e gestire eventuali opposizioni o contestazioni. I rischi di un deposito errato non sono solo economici, ma anche strategici: un marchio non valido o impugnabile può compromettere l’intera identità del tuo brand.

2) Per quali classi merceologiche registrare il marchio?

Le classi merceologiche sono 45 e spesso chi registra da sé sbaglia la categoria di registrazione, vanificando completamente la protezione del marchio. Altre volte non identifica correttamente i prodotti e servizi e riceve un rilievo dal Ministero, cui non è semplice replicare.

3) Quale tipo di marchio registrare?

Ci sono marchi figurativi, marchi denominativi, marchi di colore, marchi di forma… quale tipologia scegliere? È una valutazione che richiede competenze specifiche ed esperienza nel settore.

4) Il marchio rispetta tutti i requisiti per la registrazione?

Procedendo da soli c’è un rischio: pagare le  tasse di deposito per vedersi respingere la domanda di registrazione perché il marchio non rispetta i requisiti di legge. Rivolgendosi prima ad un consulente abilitato si evita una spesa inutile. Inoltre potrai eventualmente commissionare al professionista una ricerca di anteriorità con l’obiettivo di ridurre il rischio di depositare la domanda di un marchio simile o identico ad uno già registrato in precedenza.

Marchio Italiano, Europeo o Internazionale: quale scegliere?

Se operi solo in Italia, il marchio italiano è la soluzione più semplice e veloce. Se però vendi in più Paesi europei, considera la registrazione presso EUIPO, che offre tutela in tutti i Paesi dell’Unione Europea con un’unica domanda.

Per una protezione globale, puoi scegliere di registrare il tuo marchio anche a livello internazionale, utilizzando il sistema del Protocollo di Madrid. Questa procedura permette di estendere la protezione a più di 100 Paesi con un’unica richiesta, ma richiede una strategia più complessa. Ogni Stato può comunque esaminare la tua domanda in modo autonomo, accettandola o respingendola.

Un consulente può aiutarti a definire la strategia migliore per la tutela del tuo marchio in base ai tuoi obiettivi di espansione commerciale.

Come registrare un marchio: soluzioni a confronto

Camera di Commercio, procedura online o professionista abilitato: cosa scegliere? Se registri in autonomia sarai tu a dover impiegare il tempo necessario per tutte le questioni presenti e future. Rischi inoltre di cadere in errore e registrare un marchio non tutelabile o addirittura nullo. Senza un professionista al tuo fianco, infatti, non riceverai la consulenza adeguata sugli  sugli aspetti giuridici e strategici. Se ti affidi ad un consulente marchi o ad un Avvocato specializzato nella materia sarai invece esonerato da qualsiasi perdita di tempo e avrai la garanzia di ricevere le giuste informazioni che ti occorrono per la strategia di tutela del tuo marchio.

In questa infografica trovi riassunti i pro e i contro delle varie possibilità.